La propriété intellectuelle au Luxembourg E-Book

Thierry Bovier

• Herausgeber: Éditions Larcier
• Kategorie: Fachliteratur
• Serie: Vademecum
• Sprache: Französisch
• Veröffentlichungsjahr: 2018

Seitenzahl: 342

Beschreibung

Toutes les entreprises créent de la propriété intellectuelle, parfois sans s’en rendre compte. Aujourd’hui, dans l’économie du savoir, la propriété intellectuelle est un atout stratégique et indispensable pour assurer le développement et la pérennité d’une entreprise. Mais il faut impérativement penser à protéger cet atout en créant des droits reconnus de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle au Luxembourg propose à la fois des bases de réflexion et des points d’action pratiques sur les modalités de mise en œuvre de la propriété intellectuelle dans une entreprise, et explique les avantages fiscaux et autres qui peuvent en résulter.

Leseprobe

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Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

ISSN 2227-9660

ISBN 978-2-87998-333-2

Préface

Développer une économie fondée sur la connaissance et l’innovation est un des piliers de la stratégie EU2020. Ainsi, le Luxembourg s’inscrit dans cette perspective avec la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation, les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche. Cette dernière prévoit des régimes spécifiques pour accorder un financement de projets spécifiques et venir en complément des fonds propres et/ou crédits bancaires.

Instigateur et promoteur des initiatives qui permettent de développer l’Union européenne en tant qu’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, le Grand-Duché de Luxembourg est un acteur actif dans cette évolution et dans le développement d’un marché lié à la propriété intellectuelle. Je tiens à féliciter les personnes à l’origine de l’initiative du présent guide pratique de La propriété intellectuelle au Luxembourg, qui contribue à une compréhension didactique des enjeux et des possibilités que la place luxembourgeoise peut offrir en matière de droits de propriété intellectuelle. Cet ouvrage se veut avant tout un outil pratique pour l’appréhension et la compréhension des enjeux et des aspects légaux et fiscaux liés à l’exploitation de la propriété intellectuelle depuis le Luxembourg.

Au-delà des nombreux traités régionaux et internationaux auxquels le Grand-Duché a depuis longtemps adhéré dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, le Luxembourg s’est également doté, par l’adoption de la loi du 17 avril 2018 intégrant l’article 50ter dans la loi du 4 décembre 1967 sur l’impôt sur le revenu, d’un instrument indispensable à une politique de développement du marché de la propriété intellectuelle en ligne avec le nouveau cadre juridique international. Par-là, le gouvernement a décidé de se mettre au diapason de la tendance prônée dans l’environnement fiscal international qui consiste à corréler l’existence d’une activité substantielle avec le bénéfice du régime préférentiel de propriété intellectuelle à Luxembourg. Avec l’article 50ter de la loi sur l’impôt sur le revenu, le Luxembourg considère les dépenses de recherche et développement comme reflétant l’activité substantielle nécessaire pour permettre à un contribuable de bénéficier du régime fiscal relatif à la propriété intellectuelle dans la mesure et en proportion de ses dépenses de recherche et développement ayant générées les revenus de la propriété intellectuelle.

Une économie moderne, fondée sur l’innovation, doit pouvoir garantir une protection efficace du génie créateur. Je suis convaincu que le présent Vademecum est un outil précieux à cette fin.

Étienne SCHNEIDER

Vice-Premier ministre

Ministre de l’Économie

L’aventure humaine s’est toujours construite autour de la recherche constante de l’amélioration de l’environnement qui l’entoure. Quête de progrès technique ou simplement créativité artistique ou commerciale sont autant de caractéristiques inhérentes à la nature humaine. Toutefois le modèle d’économie de marché impose aussi une certaine rentabilité à toute activité. Des outils de protections ont dès lors été introduits afin de permettre à tout innovateur ou tout entrepreneur de mettre en valeur les fruits de son travail intellectuel tout en garantissant un certain retour sur investissement.

L’importance relative des investissements en actifs immatériels n’a pourtant véritablement explosé qu’avec l’avènement du modèle économique consécutif à la troisième révolution industrielle. Au sein de cette nouvelle économie globale, la réduction des coûts de production conjuguée à l’amélioration des outils de communication a entraîné un redéploiement des ressources humaines et financières vers la recherche de valeur ajoutée.

Les actifs immatériels, créateurs de richesses importantes, représentent dorénavant une partie considérable de la valeur de marché de la plupart des sociétés multinationales ainsi qu’un facteur de développement important sur la route du succès empruntée de nos jours par toutes les petites et moyennes entreprises.

Conscient que l’avenir ne peut rimer sans ces nouveaux défis, les instances européennes ont décidé lors du Conseil de Lisbonne que l’Union européenne deviendrait à l’avenir le symbole de l’économie de la connaissance tant d’un point de vue compétitif que dynamique, et ce en mettant principalement l’accent sur l’innovation en tant que moteur de changement et d’évolution de la planète.

Au cours de ces dernières années, et notamment afin de répondre à cette initiative, le Grand-Duché de Luxembourg a mis un soin particulier à cultiver un terreau fertile au développement et à la gestion des droits de propriété intellectuelle sur son territoire.

Cet ouvrage permettra aux lecteurs actifs sur le marché luxembourgeois ou désireux de s’y installer de mieux appréhender le domaine des droits de propriété intellectuelle au Grand-Duché de Luxembourg et de se familiariser avec les avantages qu’une telle localisation peut générer.

L’identification, l’évaluation et la protection de ces droits constitue en soi une étape préalable à toute décision d’investissement. Leur protection au niveau national et international est un élément indispensable afin de sécuriser le fruit des efforts consentis par tout entrepreneur et lui permettre ainsi de s’attaquer à de nouveaux marchés.

Ces actifs ayant naturellement une valeur réelle largement supérieure aux coûts de recherche engagés par leurs créateurs, une bonne évaluation des perspectives et des dépenses devrait permettre aux entreprises d’améliorer leur capacité d’emprunt et d’attirer de nouveaux investisseurs tout en maximisant leur retour sur investissement par l’octroi d’une licence ou la cession des droits générés grâce à celle-ci.

Les connaissances exposées dans cet ouvrage intéresseront enfin tous ceux qui voudront découvrir les différentes implications fiscales liées aux droits de propriété intellectuelle au Grand-Duché et découvrir le réel attrait que représente ce pays en la matière.

Les auteurs

Abréviations

Abgabenordnung

Loi générale des impôts du 22 mai 1931

B.E.P.S.

Érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices

Bewertungsgesetz

Loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’évaluation des biens et valeurs

F.H.T.P.

Forum sur les pratiques fiscales dommageables

I.C.C.

Impôt commercial communal

I.F.

Impôt sur la fortune

I.R.C.

Impôt sur le revenu des collectivités

Les fonctions D.E.M.P.E.

Mise au point, l’amélioration, l’entretien, la protection et l’exploitation d’actifs incorporels

L.I.R.

Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

O.C.D.E.

Organisation de Coopération et de Développement Economiques

P.I.

Propriété intellectuelle

Rapports finaux 2015

Rapports finaux sur les actions du Plan d’action B.E.P.S.

R.D.I.

Recherche, au développement et à l’innovation

R&D

Recherche et développement

T.V.A.

Taxe sur la valeur ajoutée

Chapitre 1

Audit rapide de la propriété intellectuelle existante

1. La « check-list »

2. Analyse de la « check-list »

Afin de débuter cet ouvrage, il nous a semblé utile de mettre en exergue l’influence et l’existence de la propriété intellectuelle dans les différentes organisations, publiques ou privées. En effet, toute organisation possède de la propriété intellectuelle ; seule une partie d’entre elles la protège, et une part plus faible encore l’utilise activement.

Le but de la « check-list » fournie ici est de faire prendre conscience de l’impact du capital intellectuel dans les organisations, de façon à pouvoir s’en servir, le mobiliser pour le développement de projets, mais également le protéger.

1. La « check-list »

Il s’agit ici d’établir un inventaire préalable de l’ensemble des actifs intellectuels d’une organisation. Pour chaque catégorie, nous avons repris les principaux actifs immatériels, mais également les différents éléments pertinents de leur gestion.

Ce tableau est conçu pour déterminer si l’organisation en cause possède des droits et/ou est sujette à des risques en matière de propriété intellectuelle, et peut être utilisé comme base de travail pour effectuer un suivi des actions engagées par cette organisation.

ACTIFS INTELLECTUELS

OUI (LESQUELS ?)

NON

NE SAIT PAS

Actifs structurels

Brevets

Marques

Dessins ou modèles

Droits d’auteur

Noms de domaine

Secrets

Licences / franchises a

Logiciel b

Base de données c

Manuels, procédures

Publications externes (newsletters, journaux etc.)

Actifs humains

Compétences techniques ou commerciales

Savoir-faire

Nouveaux produits (lancés depuis moins de 12 mois)

a. Dont l’organisation bénéficie ou qu’elle a concédé à des tiers.

b. Développé pour l’organisation.

c. Développé pour l’organisation.

La seconde partie de la check-list concerne la prise de conscience des risques éventuels auxquels l’organisation est ou pourrait être soumise et/ou confrontée.

RISQUES ÉVENTUELS

OUI (LESQUELS ?)

NON

NE SAIT PAS

Actifs structurels

Utilisez-vous une marque d’un tiers ?

Vos marques sont-elles enregistrées ?

Avez-vous fait des recherches brevet avant de lancer votre nouveau projet ou produit ?

Avez-vous déjà eu un conflit concernant les marques, les brevets, les dessins ou modèles, ou les droits d’auteur ?

Avez-vous une copie des contrats de développement de logiciel(s) ?

Ces contrats intègrent-ils des clauses sur la propriété intellectuelle ?

Vos noms de domaine sont-ils bien enregistrés à votre nom ?

Actifs humains

Votre savoir-faire est-il nécessaire à votre activité ?

Ce savoir-faire est-il documenté ou formalisé ?

Votre organisation a-t-elle réalisé de nouveaux développements techniques ?

De nouveaux produits ont-ils été lancés ?

Organisez-vous le transfert de compétence entre les employés ?

Le nom de votre organisation est-il connu dans votre métier ? à Luxembourg ou ailleurs ?

2. Analyse de la « check-list »

Une partie des actifs qui sont mentionnés dans votre tableau sont protégeables, au moyen des droits de propriété intellectuelle. Ces droits ont pour vocation de conférer une existence légale à des éléments qui ne sont pas visibles, mais qui représentent une valeur économique, un moyen d’attirer et de conserver des clients mais également de se démarquer de ses compétiteurs.

Ce tableau n’est qu’une première approche, partielle, de l’ensemble des créations générées par une organisation. Toutes les organisations n’ont pas besoin de faire protéger l’ensemble de leurs droits de propriété intellectuelle, mais toutes en possèdent au moins un : chaque organisation possède un nom, donc une marque.

La première partie de la check-list sert de base pour déterminer les droits existants.

Elle sera combinée à la seconde partie, pour déterminer l’existence (ou non) de risques.

Nous avons repris ci-après les questions, avec les différentes analyses qui peuvent en être faites.

RISQUES ÉVENTUELS

Actifs structurels

Utilisez-vous une marque d’un tiers ?

En l’absence de licence ou de franchise (reprise dans le 1er tableau), il existe un risque que le tiers n’intervienne contre cet usage contrefaisant

Vos marques sont-elles enregistrées ?

Si les marques ne sont pas enregistrées, un tiers pourrait les déposer à son nom (et empêcher ultérieurement l’usage par l’utilisateur antérieur)

Avez-vous fait des recherches brevet avant de lancer votre nouveau projet ou produit ?

En l’absence de recherches, il est possible qu’il existe des brevets susceptibles d’empêcher la production et/ou la commercialisation du produit.

Avez-vous déjà eu un conflit concernant les marques, les brevets, les dessins ou modèles, ou les droits d’auteur ?

Généralement, les entreprises ou organisations ayant déjà vécu un litige sont plus attentives à leur protection en la matière.

Avez-vous une copie des contrats de développement de logiciels ?

Ces contrats sont souvent la base des droits et des conflits qui existent en matière de logiciel ; pouvoir les localiser est parfois indispensable, et limite les risques.

Ces contrats intègrent-ils des clauses sur la propriété intellectuelle ?

En matière de logiciel, l’absence de ces clauses entraîne l’application simple de la loi, et souvent l’absence de droits pour le client, même s’il a payé pour le développement du logiciel.

Vos nouveaux produits sont-ils bien protégés ?

Les produits lancés depuis moins de 12 mois peuvent toujours faire l’objet d’une protection par modèle ; par contre, pour une protection par brevet, la mise sur le marché rend impossible l’obtention d’une quelconque protection.

Vos noms de domaine sont-ils bien enregistrés à votre nom ?

Souvent, les noms de domaine sont enregistrés par des tiers, des salariés ou un sous-traitant. Une vérification de ce point permet d’éviter des risques de détournement et d’atteinte à l’image de l’organisation.

Actifs humains

Votre savoir-faire est-il nécessaire à votre activité ?

Si le savoir-faire est nécessaire et identifié, cela dénote une prise de conscience de son intérêt ; si ce n’est pas le cas, il faudra en premier lieu une prise de conscience de l’existence de ce savoir-faire.

Ce savoir-faire est-il documenté ou formalisé ?

Dans l’affirmative, l’entreprise pourra déterminer plus facilement ce qui est important pour ses projets, mais également continuer son activité si des personnes-clés disparaissent ou changent d’employeur

Votre organisation a-t-elle réalisé de nouveaux développements techniques ?

Dans l’affirmative, et en l’absence de recherches préliminaires, de brevets enregistrés ou de demandes d’enregistrement (dépôts), il faudra envisager une protection (si cela est encore possible).

De nouveaux produits ont-ils été lancés ?

Dans l’affirmative, il devrait y avoir des marques, des brevets et/ou des dessins ou modèles mentionnés dans la 1e partie du tableau.

À défaut, l’entreprise est en situation de risque, et peut s’être privée d’une protection et des actifs que cela représente.

Organisez-vous le transfert de compétence entre les employés ?

Dans la négative, la réponse à l’existence d’une documentation concernant le savoir-faire permettra de déterminer le niveau de risque que court l’entreprise.

Le nom de votre organisation est-il connu ? Dans votre métier, au Luxembourg ou ailleurs ?

Dans l’affirmative, et si l’organisation ne possède pas de marque enregistrée (ou de demande d’enregistrement), elle se trouve en danger potentiel.

Chapitre 2

Outils de protection L’intérêt pratique du Luxembourg

1. La Propriété Industrielle

2. Autres droits de propriété intellectuelle

3. Autres outils

Le Luxembourg dispose d’une palette de législation complète en ce qui concerne les outils de protection de la propriété intellectuelle. En effet, il est prévu tant la protection des droits d’auteurs et autres droits voisins, que la protection de la propriété industrielle, recouvrant les innovations techniques, l’apparence des produits et les signes distinctifs.

Cette large palette de protection permet d’offrir aux entrepreneurs et aux sociétés les outils nécessaires à leur protection et au développement de leur(s) marché(s), tant au Luxembourg qu’à l’étranger. Elle permet aussi d’offrir une protection rapide et efficace.

1. La Propriété Industrielle

1.1 Brevets

Voie royale de protection des innovations technologiques, le brevet protège nombre des produits que nous utilisons et consommons tous les jours. Le brevet garantit un avantage compétitif stratégique, mais constitue également un élément de l’actif immatériel de l’entreprise, qui peut être valorisé et transmis.

L’innovation est indispensable à la viabilité et au succès de l’économie moderne.

La mondialisation a élargi l’espace économique sur lequel s’exerce l’activité des entreprises. Alors que s’ouvrent de nouveaux marchés, la concurrence s’intensifie et les entreprises doivent faire face à un environnement complexe, contraignant et en constante mutation. Les risques d’imitation et de contrefaçon augmentent.

Le brevet est l’outil juridique permettant de consolider et valoriser l’effort d’innovation des entreprises.

Sur le plan économique, les entreprises possédant un savoir-faire et commercialisant des produits de marque et des produits ou des procédés brevetés se trouvent dans une meilleure position concurrentielle pour gagner ou maintenir leurs parts de marché.

1.1.1 Définition du droit

Les effets du Brevet

Le brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son propriétaire un droit exclusif d’exploitation de l’invention protégée, pendant une période de 20 ans au maximum et sur un territoire déterminé. L’invention tombe ensuite dans le domaine public et peut être utilisée librement.

Le titulaire du brevet dispose ainsi d’un droit exclusif, opposable à tous, qui lui permet de tirer profit de son invention sous différentes formes (exploitation directe, cession du brevet, concession d’accords de licence).

Ce droit exclusif permet également d’empêcher les tiers (concurrents) de fabriquer, vendre, utiliser ou importer un produit ou un système breveté, ou encore d’utiliser un procédé breveté. Le titulaire du brevet peut poursuivre les contrefacteurs devant les tribunaux. Mais le brevet se révèle également un moyen efficace de dissuasion ; son existence suffit souvent à éviter les procédures judiciaires.

Pour bénéficier de la protection conférée par le brevet, le breveté doit décrire en détail son invention. Cette description est publiée de sorte que chacun puisse en bénéficier. La divulgation de l’invention s’effectue en échange de la protection par brevet.

Le brevet n’est autre qu’un contrat entre le déposant de la demande de brevet et l’État. Ce contrat – le brevet – stipule que le déposant met à disposition de l’État une description détaillée de son invention et autorise l’État à la publier. En contrepartie l’État confère un monopole d’exploitation au déposant, monopole qui est limité dans le temps (20 ans au maximum) et dans l’espace (sur le territoire de l’État qui délivre le brevet) pour autant que l’invention soit nouvelle et ne soit pas évidente pour l’homme de métier.

Que peut-on protéger ?

Le brevet permet la protection d’inventions technologiques concernant des produits et des procédés. Les inventions peuvent relever de n’importe quel domaine technologique.

Pour être brevetable, une invention doit, du moins en Europe, appartenir à un domaine technologique précis et répondre à trois critères prévus par la loi.

L’invention doit être :

■ nouvelle ;

■ impliquer une activité inventive ; et

■ être susceptible d’application industrielle.

Il faudra encore que l’invention ne concerne pas un domaine exclu de la brevetabilité.

En Europe, un certain nombre de produits ou procédés ne sont pas considérés comme des inventions et sont de ce fait exclus de la brevetabilité. En Europe, il n’est dès lors pas possible de breveter notamment :

a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

b) les créations esthétiques ;

c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur ;

d) les présentations d’informations.

Attention, ces éléments ne sont pas brevetables uniquement dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l’un de ces éléments, considéré en tant que tel.

Les inventions relevant de l’une des catégories suivantes sont également exclues de la brevetabilité en Europe :

■ les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

■ les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux (à noter que les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés ne sont pas exclus) ;

■ les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.

Néanmoins, les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés ainsi que les produits, les substances et les compositions pour la mise en œuvre d’une des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, par exemple les médicaments ou les instruments chirurgicaux, sont en principe brevetables en Europe pour autant que les autres conditions de brevetabilité soient remplies.

Il reste à noter que d’autres pays, notamment les États-Unis d’Amérique, ont moins de restrictions en ce qui concerne les objets brevetables.

Que faut-il pour déposer une demande de brevet ?

Le dépôt d’une demande de brevet requiert la préparation d’un mémoire comprenant une description qui présente l’état de la technique, l’apport de l’invention, et l’invention elle-même, une ou plusieurs revendications, un abrégé et le cas échéant une ou plusieurs figures.

La technique de rédaction des brevets est particulière et requiert un réel savoir-faire. Il est par conséquent indispensable de recourir aux services d’un Conseil en Propriété Industrielle.

À qui le brevet appartient-il ?1

Une demande de brevet peut être déposée par toute personne physique ou morale. Le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet et sera, après délivrance, le titulaire du brevet. Si le demandeur n’est pas l’inventeur, il doit être apte à prouver comment il a acquis le droit à l’invention de l’inventeur.

L’inventeur est la personne physique, c’est-à-dire l’homme ou la femme, ayant conçu l’invention. L’ayant cause – le titulaire de la demande de brevet – est la personne physique ou morale (par exemple une entreprise) qui a acquis le droit à l’invention de l’inventeur.

Au Luxembourg, le titulaire du brevet est le premier déposant. Il ne s’agit donc pas nécessairement de l’inventeur.

L’employeur est de plein droit titulaire des inventions réalisées par ses salariés dans l’exécution de leur mission. Il en va de même lorsque l’invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle. Si le titulaire réalise un bénéfice exceptionnel, l’inventeur a cependant droit à un complément de rémunération.

Mais attention, ce régime ne s’applique qu’aux salariés stricto sensu : des stagiaires, par exemple, conservent la propriété de leurs inventions s’il n’en est pas disposé autrement par contrat.

Reste à noter qu’une demande de brevet peut aussi être déposée conjointement par plusieurs demandeurs, qui détiendront alors le brevet en copropriété. Dans ce cas, il est recommandé de prévoir un règlement fixant les droits et obligations des copropriétaires.

1.1.2 Stratégie de protection

Le brevet produit ses effets dans l’État dans ou pour lequel il est délivré. Des conventions internationales permettent aux titulaires d’étendre leurs droits à l’étranger pendant une période de 12 mois suivant le premier dépôt de brevet.

Dépôt d’une première demande de brevet qui confère une date de priorité

En principe, cette demande de brevet peut être déposée dans n’importe quel pays. Il est néanmoins important de savoir que certains pays exigent que les inventions réalisées par leurs concitoyens soient déposées en premier lieu dans leur propre pays.

Un dépôt au Luxembourg a l’avantage d’être bon marché et de pouvoir être réalisé en allemand, en français ou en anglais.

Bien entendu, une demande de brevet déposée dans un pays particulier ne peut normalement aboutir qu’à un brevet couvrant le territoire de ce pays particulier. En d’autres termes, un brevet n’est valable que dans le pays pour lequel il a été délivré.

Extension territoriale de la protection2

Pendant l’année qui suit le dépôt de la première demande de brevet (année de priorité), le demandeur devra décider dans quels pays additionnels il souhaite obtenir une protection de son invention.

Pour préparer cette décision, le demandeur fera normalement procéder à une recherche d’antériorité, de préférence par un Conseil en Propriété Industrielle, qui pourra l’analyser et en tirer des propositions et/ou conclusions. Cette recherche permettra notamment de vérifier si l’invention revendiquée dans la demande de brevet peut satisfaire aux principaux critères de brevetabilité, à savoir : nouveauté et activité inventive.

L’extension de la protection à des pays additionnels nécessite le dépôt, pendant l’année de priorité, de demandes de brevet parallèles pour chacun des pays où cette protection est souhaitée.

L’approche typique des entreprises consiste toutefois à procéder à un premier dépôt national, pour ensuite étendre la protection en déposant une demande internationale de brevet sous le système PCT (Patent Cooperation Treaty). Ainsi le demandeur, qui a fait son premier dépôt au Luxembourg, peut déposer une demande de brevet internationale – ou demande de brevet PCT – et couvrir ainsi 152 États ou groupes d’États par une seule demande de brevet.

Ceci est possible grâce au Traité de coopération en matière de brevets ou « PCT » : le PCT est un traité multilatéral qui a été conclu en 1970 à Washington et est entré en vigueur en 1978. Il est administré par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), dont le siège est à Genève (Suisse).

Le PCT facilite l’obtention de la protection des inventions lorsqu’elle est demandée soit dans tous les États contractants, soit dans un ou plusieurs d’entre eux (voir pays en gris foncé sur la carte ci-après).

Le PCT ne supprime pas la nécessité de procéder l’examen de la demande internationale lors de la phase nationale au sein des offices nationaux ou régionaux, mais facilite cet examen sur plusieurs points importants en vertu des procédures appliquées à l’ensemble des demandes internationales au cours de la phase internationale de l’instruction.

En effet, le contrôle des formalités, la recherche internationale, la recherche internationale supplémentaire facultative et l’examen préliminaire international, également facultatif, effectués durant la phase internationale, ainsi que l’ajournement automatique de la procédure nationale qui s’ensuit, font que le déposant dispose de davantage de temps et de meilleurs éléments d’appréciation pour décider du maintien ou non de sa demande et dans quels pays.

« La phase internationale » et « La phase nationale » de la procédure selon le PCT

La procédure selon le PCT comprend deux phases principales. Elle commence par le dépôt d’une demande internationale et se termine (en cas d’issue favorable pour le déposant) par la délivrance de plusieurs brevets nationaux ou régionaux : d’où les expressions « phase internationale » et « phases nationales ».

La phase internationale se compose de cinq étapes. Les trois premières sont automatiques pour toutes les demandes internationales et les deux dernières sont facultatives.

1. le dépôt d’une demande internationale par le déposant et le traitement de cette demande par l’« office récepteur » ;

2. l’établissement du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite par l’une des « administrations chargées de la recherche internationale » ; et

3. la publication de la demande internationale avec le rapport de recherche internationale par le Bureau international de l’OMPI ;

4. l’établissement d’un rapport de recherche internationale supplémentaire qui peut être effectué par une ou plusieurs administrations chargées de la recherche internationale (autre que celle qui a effectué la recherche internationale principale) entraînant l’établissement d’un rapport de recherche internationale supplémentaire ;

5. l’examen préliminaire international (selon le chapitre II du PCT) qui s’achève par l’établissement du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT) par l’une des « administrations chargées de l’examen préliminaire international ». Le rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre II du PCT, Patent Cooperation Treaty) analyse si l’invention remplit les critères généraux de brevetabilité.

À l’issue de la phase internationale, d’autres démarches doivent être accomplies auprès et au sein de chacun des offices nationaux (ou régionaux) auxquels le déposant demande la délivrance d’un brevet sur la base de sa demande internationale. Le déposant doit notamment payer à ces offices les taxes nationales (ou régionales) prescrites, leur remettre toutes les traductions requises et désigner, le cas échéant, un représentant (mandataire).

Ces démarches doivent être accomplies pour que la demande entre dans la phase nationale. Si elles ne sont pas accomplies dans le délai applicable, la demande internationale cessera de produire ses effets dans tout État où le délai n’a pas été respecté.

Les offices nationaux (ou régionaux) examinent alors la demande de brevet, puis délivrent ou refusent le brevet national (ou régional) sur la base des législations nationales (régionales) respectives. Ces procédures devant les offices nationaux (ou régionaux) constituent ce que l’on appelle généralement « la phase nationale » de la procédure selon le PCT.

Utilité du PCT pour les déposants

La demande internationale permet de prendre une option sur plus d’une centaine de pays3 pendant 30 mois à compter du premier dépôt, période pendant laquelle le déposant pourra évaluer la brevetabilité de l’invention ainsi que son potentiel commercial. À l’issue des 30 mois, le déposant choisit – parmi les pays désignés – dans quels pays il souhaite effectivement obtenir un brevet (Europe, USA, Chine, Japon, etc.).

L’utilisation du PCT permet donc au déposant de repousser pendant 30 mois (deux ans et demi) la décision d’obtenir un brevet dans les pays qui l’intéressent. En effet, au lieu de devoir prendre une décision à l’issue de l’année priorité, le déposant peut attendre jusqu’à deux ans et demi pour décider dans quels pays il souhaite avoir un brevet. Il pourra prendre cette décision sur base du rapport de recherche internationale et de l’opinion écrite (et le cas échéant du rapport d’examen préliminaire international). Ces documents lui donneront un avis circonstancié sur la brevetabilité de l’invention et sur l’étendue de protection à laquelle il pourra s’attendre.

De plus, pendant ces trente mois, le déposant aura la possibilité de faire des études de marché et de mettre en pratique son invention.

Le déposant pourra donc prendre la décision d’investir dans la protection de son invention en connaissant d’une part l’étendue de protection conférée par son brevet et en connaissant mieux le marché et les débouchés potentiels de son invention.

Cet investissement dans la protection de l’invention est par conséquent décalé dans le temps : il peut se faire trente (30) mois après le dépôt de la première demande de brevet au lieu de devoir être réalisé douze (12) mois après le dépôt de la première demande de brevet.

Procédure d’examen et délivrance

La délivrance d’un brevet lors de la phase nationale peut être subordonnée à un examen de brevetabilité. Ceci est par exemple le cas pour la procédure de délivrance d’un brevet PCT au niveau européen, en Allemagne, au Royaume-Uni ou encore aux USA.

D’autres États exigent simplement qu’une recherche d’antériorité soit exécutée. Ceci est notamment le cas du Luxembourg, de la Belgique, de la France, des Pays-Bas.

Enfin, il y a des États qui n’exigent ni d’examen de brevetabilité, ni de recherche d’antériorité.

Nous allons détailler la procédure de délivrance d’un brevet sur base d’un brevet européen délivré par l’OEB : Office Européen des Brevets (www.epo.org).

En Europe, la voie du brevet européen permet, à travers une procédure centralisée de dépôt et d’examen organisée par l’OEB, d’obtenir une protection dans 38 pays. Il s’agit des pays suivants (1er octobre 2010) : Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Suisse, Chypre, République tchèque, Allemagne, Danemark, Estonie, Espagne, Finlande, France, Royaume-Uni, Grèce, Hongrie, Croatie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Lettonie, Monaco, l’ex-République yougoslave de Macédoine, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovénie, Slovaquie, Saint-Marin, Serbie, Turquie.

Sur requête du titulaire le brevet européen peut être étendu sur la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro et validé au Cambodge, au Maroc, en République de Moldavie et en Tunisie.

Le nombre d’États pouvant être couvert par un brevet européen est passé de 7 États en 1977 à 44 États au 1er mars 2018.

La durée de la procédure de délivrance du brevet européen est de l’ordre de quatre à six ans à compter du dépôt de la demande de brevet.

La procédure devant l’Office Européen des Brevets se déroule en langue allemande, en langue anglaise ou en langue française.

La procédure de délivrance est assez complexe et pour simplifier, nous nous limiterons à esquisser les deux étapes principales :

■ l’examen quant à la forme et l’établissement du rapport de recherche : au cours de cette phase, l’Office Européen des Brevets vérifie que la demande est conforme à toutes les exigences de forme, et établit un rapport de recherche mentionnant tous les documents pertinents pour la demande. Ce rapport est envoyé au demandeur en même temps qu’un avis sur la question de savoir si la demande et l’invention qui en fait l’objet semblent satisfaire aux exigences de brevetabilité ;

■ l’examen quant au fond, au cours duquel l’Office Européen des Brevets cherche à savoir, à la demande du déposant, si l’invention satisfait aux exigences de la Convention sur le Brevet européen et, de ce fait, peut conduire à la délivrance d’un brevet européen. Dans le cas contraire, la demande sera rejetée ; elle peut également être retirée volontairement par le déposant.

Pendant ces procédures, l’Office Européen des Brevets prendra contact avec le déposant (respectivement avec son mandataire) qui aura la possibilité, dans certaines limites, de rendre sa demande de brevet conforme aux exigences de l’Office Européen des Brevets.

Le brevet, une fois délivré, peut donner lieu à des procédures ultérieures devant l’Office Européen des Brevets :

■ la procédure d’opposition, qui peut avoir lieu si une opposition est déposée dans les neuf mois qui suivent la publication de la mention de la délivrance du brevet européen. Des oppositions peuvent être formées par exemple pour les motifs suivants : l’invention n’est pas brevetable selon la Convention sur le Brevet européen, l’invention n’est pas divulguée de manière assez claire et détaillée pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, ou l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ;

■ une procédure de révocation ou de limitation, engagée par le titulaire du brevet, peut également constituer la procédure ultérieure.

La procédure de recours représente une procédure supplémentaire, particulière. Des recours peuvent être formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d’examen, des divisions d’opposition et de la division juridique. Les décisions relatives aux recours sont prises par les chambres de recours indépendantes. Dans certains cas, il est possible de présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de Recours.

Lorsque le brevet européen a été délivré, il faut le valider devant les offices de brevets des États contractants désignés. Certains pays exigent une traduction soit des revendications, soit du brevet en entier, dans leur langue nationale.

Le brevet européen une fois délivré et validé est ensuite équivalent à un brevet national que l’on aurait déposé pendant l’année de priorité devant l’office de brevet national correspondant.

Après la délivrance du brevet européen, les taxes de renouvellement annuelles, tous les changements de titulaire, changements de nom, changements d’adresse du titulaire etc. doivent être enregistrés devant les offices de brevets nationaux compétents.

Tous les aspects en relation avec la contrefaçon sont exclusivement de la compétence des tribunaux nationaux.

1.2 Marques

Une marque représente en réalité un lien entre un signe et des produits et/ou des services, lien qui doit permettre à un consommateur ou utilisateur de renouveler son achat. Il s’agit donc d’un outil de fidélisation de la clientèle.

D’un point de vue plus juridique, les marques ont pour vocation à protéger les signes distinctifs. Il s’agit donc de droits de propriété industrielle protégeant les noms, les logos, les hologrammes ou tout autre signe utilisé dans le commerce, et qui permettent de différencier les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Elle permet de créer un territoire commercial, un monopole auprès duquel les concurrents ne peuvent pas s’approcher, faute de quoi il sera possible de les attaquer.

Il importe donc de choisir sa marque avec précaution, car de ce choix initial résultera l’ensemble de la vie de la marque, mais également les droits dont bénéficiera son titulaire. Il faut ensuite la protéger efficacement, c’est-à-dire la déposer, puis suivre le processus d’enregistrement jusqu’à son terme.

Une fois ces opérations effectuées, la marque permettra d’agir contre l’usage et/ou l’enregistrement d’un signe identique ou similaire, pour des produits identiques et/ou similaires : l’enregistrement de marque confère un droit d’empêcher, et donc de bloquer tant la commercialisation que l’importation ou l’exportation des produits ou services contrefaisants.

1.2.1 Comment choisir une marque

Le choix d’une marque est la résultante de deux exigences, qui parfois se contredisent.

D’une part, il est essentiel que la marque soit efficace d’un point de vue commercial ou marketing. Ceci amène souvent les entreprises et entrepreneurs à choisir des termes génériques ou descriptifs, c’est-à-dire des termes largement utilisés dans le secteur d’activité en cause ou de façon générale. Or, d’autre part, ces termes sont prohibés par le droit des marques, qui considère que ces termes doivent rester libres pour les compétiteurs et tous les autres utilisateurs de la langue :

Par exemple, le terme BEST pour quelque produit/activité que ce soit ou les mots OUTIL D’ECRITURE pour un stylo.

Par ailleurs, les exigences du marketing vont faire préférer des noms connus ou des marques courtes. Or, il s’agit très probablement de termes qui sont déjà enregistrés et protégés par d’autres entreprises, qui auront eu la même idée.

Par exemple, il existe plusieurs dizaines de marques ODYSSEY pour des logiciels, ou de marques ABC pour quelque produit/activité que ce soit.

Il convient dès lors de trouver des marques qui répondent à toutes ces exigences, pour être pertinentes à la fois d’un point de vue marketing et d’un point de vue juridique.

S’il n’y a pas d’autre choix, il sera toujours possible de protéger un terme descriptif ou générique en lui adjoignant une représentation graphique, et ainsi en faire un logo. Mais ce logo lui-même doit être suffisamment distinctif pour permettre son enregistrement ; le conseil d’un professionnel est recommandé pour déterminer, au vu de la pratique actuelle des offices, si une telle marque pourrait être acceptée à l’enregistrement.

Marques distinctives

Une marque doit être distinctive, c’est-à-dire qu’elle doit être capable de différencier les produits et/ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. Il n’existe cependant pas de définition positive du caractère distinctif d’une marque ; les différents textes de loi ne le définissent qu’en excluant de la protection à titre de marque un certain nombre de signes.

Ainsi que mentionné ci-dessus, il n’est pas possible d’obtenir de protection pour un terme générique. Cela implique que les termes généraux, comme BEAU, SUPER et autres superlatifs ne peuvent être enregistrés.

De même, les termes dits descriptifs, qui décrivent soit directement soit indirectement les produits et/ou services visés par la marque, ou qui font un lien avec les qualités ou les origines (présupposées) de ces produits et/ou services, ne sont pas protégeables. Ainsi, les termes CAFE EXPRESSO, pour du café, ou PLEIN CUIR pour de la maroquinerie, ne peuvent pas être appropriés en tant que marque.

C’est à ce titre que la jurisprudence a interdit les enregistrements de slogans à titre de marque, sauf s’ils comportent des éléments distinctifs. De même, les marques constituées de combinaisons d’éléments non protégeables ne sont normalement pas protégeables non plus.

D’autres interdictions existent, comme par exemple la reprise d’un emblème ou d’un drapeau de pays, ou la protection d’une marque contraire aux bonnes mœurs.

Ces différentes interdictions sont interprétées différemment par les offices nationaux ou régionaux enregistrant les marques. Au niveau de l’Office Benelux (puisqu’il n’existe plus de marque luxembourgeoise depuis 1971), les conditions liées au caractère distinctif d’une marque sont relativement élevées ; au niveau européen, tout autant compétent pour enregistrer une marque couvrant le Luxembourg, les critères étaient appréciés de façon plus libérale. Toutefois, les critères d’appréciation sont en cours d’harmonisation, les offices nationaux de l’UE et l’Office de l’UE pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) ayant engagé une procédure visant à analyser et appliquer de façon parallèle la législation de l’UE dans tous les États membres.

Toutefois, et même si une marque non distinctive (ou faiblement distinctive) venait à être enregistrée, sa protection serait dans tous les cas limitée puisqu’elle ne devrait pas permettre de s’opposer à l’usage et/ou à l’enregistrement d’un autre terme similaire ou identique non distinctif ou faiblement distinctif. Dès lors, la décision d’enregistrement pourrait constituer une victoire à la Pyrrhus : la marque pourra être commercialement attaquée par des tiers, que l’enregistrement de la marque ne pourra que très difficilement arrêter.

De façon simplifiée, il est donc préférable de choisir un terme inventé ou un terme sans lien aucun avec les produits ou services que l’on souhaite commercialiser sous ce terme. Cela évitera les difficultés liées aux refus d’enregistrement.

Marques libres de droits de tiers

Si la marque choisie est valable intrinsèquement, il faut encore qu’elle soit libre, c’est-à-dire qu’il n’existe pas de marques antérieures identiques ou similaires déjà enregistrées ou déposées dans les pays qui intéressent le déposant.

Il existe trois registres reprenant les marques couvrant le Benelux, et donc le Luxembourg : les marques Benelux, les marques de l’Union européenne, et les enregistrements internationaux (si les marques en question désignent le Benelux ou l’Union européenne). Il est indispensable de procéder à des recherches dans ces trois registres pour détecter les éventuels droits antérieurs de tiers.

En effet, s’il existe des marques antérieures, leurs titulaires pourraient s’opposer à l’enregistrement de la nouvelle demande de marque, et, plus problématique, intervenir contre l’usage de cette nouvelle marque.

Dès lors, les recherches à l’identique doivent être menées avant de procéder au dépôt de l’appellation envisagée. Ces recherches vont permettre de relever les marques antérieures répondant exactement au même mot que celui servant de critère. Il est relativement aisé de procéder à une recherche à l’identique sur le site de l’Office Benelux, mais cette recherche impose de connaître le système de classification des marques. Des sites Internet4 permettent toutefois, sur la base de mots-clés en français, allemand ou anglais, d’obtenir une proposition de classification. Il sera ensuite possible d’effectuer directement une recherche dans les trois registres concernés. Il est donc préférable d’obtenir le soutien d’un professionnel, qui pourra de plus fournir ses conseils en matière de classification, mais également conduire des recherches pour des variantes des appellations recherchées, mais également les marques identiques d’un point de vue phonétique.

Si les résultats de ces recherches ne révèlent pas d’obstacle majeur, il est recommandé de procéder ensuite à une recherche de similitude afin de déterminer si des marques proches et non identiques ne pourraient pas également constituer des obstacles à l’adoption de la nouvelle appellation. Ces recherches vont notamment relever les marques reprenant les mêmes suffixes ou préfixes, comportant des lettres remplacées, supprimées ou ajoutées, etc. Une telle recherche, généralement effectuée par des professionnels, permet d’effectuer une analyse des risques d’intervention de tiers, et surtout des chances éventuelles de surmonter une éventuelle opposition.