Markenrecht in China / Trademark Law in China ​ E-Book

Sonja Schäffler

• Herausgeber: Schäffer Poeschel
• Kategorie: Fachliteratur
• Sprache: Deutsch
• Veröffentlichungsjahr: 2023

Seitenzahl: 492

Beschreibung

Deutschland ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner Chinas in Europa und China der wirtschaftliche Partner Nummer eins für Deutschland in Asien. Gleichwohl gibt es rechtliche und finanzielle Risiken, mit denen deutsche Unternehmen beim Eintritt in den chinesischen Markt umgehen müssen. Gerade im Hinblick auf ihre Markenrechte in China gehen Unternehmen häufig unnötige rechtliche Risiken ein. Der Guide unterstützt Unternehmen dabei, die richtigen Schritte im Bereich Markenrecht in China zu gehen, mögliche Fehlerquellen zu vermeiden und zeigt auf, wie bereits entstandene Probleme effizient gelöst werden können. Da die Verständigung in der Praxis zumeist in englischer ​Sprache erfolgt, ist das Buch bilingual in deutscher und englischer Sprache verfasst. Es enthält die spezifischen markenrechtlichen Fachausdrücke, die für die englischsprachige Kommunikation übernommen werden können. Für Unternehmer:innen, die im chinesischen Markt erfolgreich sein möchten, und Jurist:innen, die sich fundiert und schnell einen Überblick über die komplexe Materie verschaffen möchten. ​   Germany is by far China's most important trading partner in Europe and, conversely, China is Germany's number one economic partner in Asia. Nevertheless, there are legal and financial risks that German companies have to deal with when entering the Chinese market. With regard to their trademark rights in China, companies often take unnecessary legal risks. This guide supports companies to take the right steps in the field of trademark law in China, to avoid possible sources of error and it shows how problems that have already arisen can be solved efficiently. Since most communication is in English, the book is written bilingually in German and English. It provides the specific trademark law terminology that can be adopted for English-language communication. The book is for entrepreneurs seeking success in the Chinese market or manufacturing in China for other markets (OEM), and for lawyers who are interested in gaining a sound and quick overview of trademark law in China.

Leseprobe

[5]Inhaltsverzeichnis

Hinweis zum UrheberrechtImpressumMarkenrecht in ChinaEinleitung1 Das Wichtigste in Kürze1.1 Das chinesische Markenrecht im Schnelldurchgang1.2 Zu vermeidende Fallen1.3 Die 10 häufigsten Irrtümer zum chinesischen Markenrecht und ihre Richtigstellung2 Erwerb Ihrer Markenrechte2.1 Vor der Markenanmeldung2.1.1 Was anmelden? – Erste Ideen2.1.2 Priorität2.1.3 Recherche2.1.4 Erste Überlegungen zu möglicherweise der Eintragung entgegenstehenden Hindernissen2.1.5 Internationale Registrierung (IR) oder nationale Anmeldung2.1.6 Chinesische Schriftzeichen und Pinyin2.1.7 Defensivmarken2.1.8 Original Equipment Manufacturing – OEM2.1.9 Markenrechte ohne Eintragung2.2 Die Markenanmeldung2.2.1 Antrag auf beschleunigte Prüfung2.2.2 Anmelder2.2.3 Zeichen2.2.4 Chinesische Version Ihrer Marke und Pinyin2.2.5 Waren und Dienstleistungen2.2.6 Klassen und Unterklassen2.2.7 Single-Class- oder Multi-Class-Anmeldung2.2.8 Einzureichende Unterlagen2.3 Prüfungsprozess der CNIPA und Widerspruchsverfahren2.3.1 Formalprüfung der Anmeldung2.3.2 Substanzielle Prüfung der Anmeldung2.3.3 Beschwerdeverfahren2.3.4 Weiteres Verfahren vor der CNIPA2.3.5 Widerspruchsfrist und mögliches Widerspruchsverfahren2.3.6 Markeneintragung3 Aufrechterhaltung Ihrer Markenrechte3.1 Rechtserhaltende Benutzung Ihrer Marke und Benutzungsnachweise3.2 Keine Entwicklung zum Gattungsbegriff3.3 Verlängerung Ihrer Markeneintragung3.4 Bekannte Marke3.5 Übertragungen und Lizenzen3.6 Monitoring4 Durchsetzung Ihrer Markenrechte4.1 Einleitung4.2 Kollisionsüberwachung und Feststellung von Markenverletzungen4.3 Möglichkeiten des Vorgehens gegen Markenrechtsverletzungen4.3.1 Widerspruch gegen eine jüngere Markenanmeldung (administrativ)4.3.2 Löschungsantrag/Nichtigkeitsantrag gegen eine bereits eingetragene Marke (administrativ)4.3.3 Beschwerde an die CNIPA im Hinblick auf die Aufnahme bösgläubiger Anmelder in ihre schwarze Liste4.3.4 Abmahnung und Klage (zivilrechtlich)4.3.5 Einstweiliger Rechtsschutz (zivilrechtlich)4.3.6 Razzia (administrativ)4.3.7 Vorgehen gegen Online-Markenrechtsverletzungen4.3.8 Zoll5 Kosten6 Verfahrensdauer und Fristen6.1 Verfahrensdauer6.2 Fristen7 Weitere relevante Aspekte im Zusammenhang mit dem Schutz Ihrer Rechte in China7.1 Verträge7.2 Domains7.3 Copyrights7.4 Designpatente7.5 Wettbewerbsrecht8 Tipps für die Praxis9 Die Geschichte einer chinesischen MarkeAusblickGlossarTrademark Law in ChinaIntroduction1 The Essentials in Brief1.1 The Chinese Trademark Law in a Quick Overview1.2 Traps to Avoid1.3 The 10 Most Common Misconceptions Regarding Chinese Trademark Law and Their Correction2 Obtaining Your Trademark2.1 Prior to the Trademark Application2.1.1 What to Apply for? – Initial Ideas2.1.2 Priority2.1.3 Research2.1.4 First Considerations on Possible Obstacles to Registration2.1.5 International Registration (IR) or National Application2.1.6 Chinese Characters and Pinyin2.1.7 Defensive Trademarks2.1.8 Original Equipment Manufacturing – OEM2.1.9 Non-Registered Trademark Rights2.2 The Trademark Application2.2.1 Request for Expedited Examination2.2.2 The Applicant2.2.3 The Sign/Logo2.2.4 Chinese Version of Your Trademark and Pinyin2.2.5 Goods and Services2.2.6 Classes and Subclasses2.2.7 Single-Class Application or Multi-Class Application2.2.8 Documents to be Filed2.3 Examination Process of the CNIPA and Opposition Proceedings2.3.1 Formality Examination of the Application2.3.2 Substantial Examination of the Application2.3.3 Appeal Proceedings2.3.4 Further Proceedings before the CNIPA2.3.5 Opposition Term and Possible Opposition Proceedings2.3.6 Trademark Registration3 Maintaining Your Trademark Rights3.1 Genuine Use of Your Trademark and Use Evidence3.2 No Development as a Generic Term3.3 Trademark Renewal3.4 Well-known Trademark3.5 Assignment and Licenses3.6 Monitoring4 Enforcement of Your Trademark Rights4.1 Introduction4.2 Collision Watch and Identification of Trademark Infringement4.3 Possibilities of Taking Action against Trademark Infringement4.3.1 Opposition against a Younger Trademark Application (Administrative)4.3.2 Cancellation Action/Invalidation Request against a Registered Trademark (Administrative)4.3.3 Complaint to the CNIPA Concerning the Inclusion of Bad Faith Applicants on Its Blacklist4.3.4 Warning Letter and Lawsuit (Civil Law)4.3.5 Interim Relief (Civil Law)4.3.6 Raid (Administrative)4.3.7 Measures against Online Trademark Infringement4.3.8 Customs5 Costs6 Duration of Proceedings and Time Limits6.1 Duration of Proceeding6.2 Time Limits7 Further Important Aspects for the Protection of Your Rights in China7.1 Contracts7.2 Domains7.3 Copyrights7.4 Design Patents7.5 Anti-Unfair Competition Law8 Tips for the Practitioner9 Story of a Chinese TrademarkOutlookGlossaryAbkürzungen/AbbreviationsLiteratur/ReferencesDigitale-Extras

[1]

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Dafür vielen Dank!

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[4]Autorin:

Sonja Schäffler, Rechtsanwältin, Köln

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Sonja Schäffler

Markenrecht in China

1. Auflage, Mai 2023

© 2023 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH

www.schaeffer-poeschel.de

[email protected]

Bildnachweis (Cover): Stoffers Grafik-Design, Leipzig

Produktmanagement: Anna Pietras

Lektorat: Isolde Bacher, text_dienst, Stuttgart

Englische Übersetzung unter Mitwirkung von Simone Mühle

Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/ Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

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[9]Markenrecht in China

[11]Einleitung

Immer schon hatte ich großes Interesse an Unternehmen und ihren oft ganz besonderen Erfolgsgeschichten. Deshalb stört es mich, dass manche Unternehmen mehr Geld als notwendig für ihre Markenrechte in China ausgeben. Das liegt häufig daran, dass ihnen das Fachwissen für dieses kaum überschaubare Gebiet fehlt und sie Zweifel haben, ob die eine oder andere Maßnahme wirklich nötig und hilfreich ist. So werden wichtige vorbeugende Maßnahmen nicht ergriffen, die zwar zunächst Kosten generieren, aber – insbesondere mittel- und langfristig – Geld sparen.

Manchmal ist es in der Hektik des beruflichen Alltags schwierig, das ganze Bild vor Augen zu haben; der Fokus liegt dann auf den akuten Problemen. Wenn Ihre Markenthematik zu einem akuten Problem wird, kann es aber schon zu spät sein und besonders kostenintensiv werden. Daher stellt es einen starken Wettbewerbsvorteil dar, wenn Sie von Anfang an gut beraten sind und die notwendigen Schritte veranlassen.

Ziel des Leitfadens

Dieser Leitfaden soll Ihnen im Bereich Markenrecht in China dabei helfen, die notwendigen vorbeugenden Maßnahmen zu ergreifen, die richtigen Schritte zu gehen und mögliche Fehlerquellen zu vermeiden, und er soll aufzeigen, wie bereits entstandene Probleme effizient gelöst werden können. Er basiert auf meiner mehr als 35-jährigen Erfahrung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, davon 25 Jahre als Rechtsanwältin. In dieser Zeit habe ich unzählige Fälle – in Zusammenarbeit mit markenrechtlichen Vertretern in China – im Bereich des Markenrechts und verwandter Gebiete wie Urheberrecht erfolgreich betreut. Das Markenrecht in China einschließlich seiner praktischen Anwendung ist sehr speziell und unterscheidet sich in vielen Aspekten vom Markenrecht anderer Länder, insbesondere Deutschlands, der EU und der USA, und ich möchte mein diesbezügliches Wissen gerne mit anderen teilen. So entstand die Idee zu diesem Buch.

Als Grundlage für die Arbeit an diesem Leitfaden wurden nicht die chinesischen Original-Gesetzestexte studiert, sondern englische Übersetzungen derselben. Die englischen Übersetzungen der Gesetzestexte wurden der WIPO-Lex Datenbank entnommen.1

Mein Ziel ist es, Ihnen mit dem vorliegenden Leitfaden eine Quelle der Inspiration für Ihre jetzige und zukünftige geschäftliche Tätigkeit in China zu bieten und notwendiges Wissen an die Hand zu geben, sodass Sie Ihre Kosten senken und Ihre Erfolge steigern können.

[12]Für wen dieses Buch geeignet ist

Dieses Buch ist für Sie und Ihr Unternehmen geeignet, wenn Sie

in China Waren und/oder Dienstleistungen anbieten oderdies für die nächsten Jahre planen oderin China Produkte fertigen und von dort exportieren lassen odergegen Fälschungen Ihrer Produkte in Deutschland und in der EU effizient vorgehen möchten oderals Anwalt deutsche Unternehmen im Bereich des chinesischen Markenrechts beraten.

Englischsprachige Kommunikation

Da es sich bei der Zielgruppe dieses Leitfadens um vielbeschäftigte Menschen im Berufsleben handelt, habe ich einen kurzen Leitfaden geschrieben, der einen Überblick über die Best Practice schafft. Sie können ihn in wenigen Stunden durchlesen und später für relevante Fragen immer wieder zur Hand nehmen. Die Zweisprachigkeit DE/EN ermöglicht es Ihnen, die Texte eins zu eins für Ihre englischsprachige Kommunikation zu übernehmen, sodass Sie sich das markenrechtliche Fachvokabular nicht selbst aneignen müssen oder auf mit den Fachbegriffen nicht unbedingt vertraute Übersetzungstools angewiesen sind.

In der Praxis haben sich in der – normalerweise englischsprachigen – Kommunikation zwischen deutschen und chinesischen Fachleuten im Markenrecht zahlreiche Fachbegriffe durchgesetzt, die einfach benutzt werden, ohne dass darüber jedes Mal im Einzelnen nachgedacht wird und auch ohne dass sie sprachlich und grammatikalisch unbedingt korrekt sein müssen. Beispiele dafür sind, dass »Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung« zwar übersetzt wird mit »non-use cancellation action«, aber »Nichtigkeitsantrag« meist mit »invalidation request« oder auch »Bildmarke« mit »device mark« oder »figurative mark«. Wenn man den Begriff »Bildmarke« in das Übersetzungstool »DeepL« eingibt und sich die englische Übersetzung dafür anzeigen lässt, erscheinen als Vorschläge »figurative mark«, »picture mark« und »image mark«.2 Während »figurative mark« ebenso wie »device mark« häufig benutzt wird, werden »picture mark« und »image mark« in der markenrechtlichen Praxis meines Wissens überhaupt nicht benutzt. Gibt man bei »DeepL« »Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung« ein, erscheint unter anderem »cancellation request due to non-use«3, was sicher richtig ist, in der Praxis aber meines Wissens nicht benutzt wird. Im vorliegenden Leitfaden haben wir für die englische Übersetzung in der Praxis üblicherweise verwendete Begriffe benutzt, unabhängig davon, ob sie sprachlich und grammatikalisch korrekt sind oder nicht. Sie können sich für Ihre Kommunikation mit chinesischen Geschäftspartnern daran orientieren. Wir haben auch in der deutschen Version die englischsprachigen Begriffe der chinesischen Organisationen beibehalten, weil das für das Verständnis und die Kommunikation leichter ist. Auch in der deutschen Version dieses Leitfadens verwenden wir also beispielsweise Supreme People’s Court (SPC) und nicht Oberstes Volksge[13]richt (OVG) oder Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) und nicht Internationales Schiedsgerichtszentrum Hongkong.

Anwaltliche Unterstützung

Für Ihre markenrechtlichen Angelegenheiten in China können Sie sich entweder direkt an eine chinesische Kanzlei oder Markenagentur wenden oder einen deutschen Anwalt zwischenschalten. Ein Grund für die Zwischenschaltung eines deutschen Anwalts ist, dass dieser den Gesamtkontext versteht, in dem Sie tätig sind. Dies erfordert ein rechtliches und praktisches Verständnis sowohl Ihres Heimatmarktes als auch der anderen für Sie wichtigen Märkte und eine klare Kommunikation.4 Ihr Anwalt kann Sie am besten beraten, wenn er die Basis Ihres Wissens mit Ihnen teilt, also wenn Sie beide von dem gleichen Grundverständnis in rechtlicher und kultureller Hinsicht ausgehen. Nur so können die Unterschiede erkannt und thematisiert werden. Die direkte anwaltliche Tätigkeit vor Ort und auch die detaillierte Beratung wird von den Kollegen in China erbracht. Ich bin keine chinesische Anwältin und kenne auch nicht das jeweils geltende chinesische Markenrecht und die Praxisbestimmungen im Detail, sondern verlasse mich auf die Kollegen in China, auf mein allgemeines Wissen im Bereich Markenrecht sowie auf meine Erfahrung und Intuition. Darüber hinaus habe ich mir jede Menge Wissen im Zusammenhang mit chinesischem Markenrecht und verwandten Gebieten wie Urheberrecht und Wettbewerbsrecht angeeignet, sowohl durch meine praktische anwaltliche Tätigkeit für Mandanten mit Bezug zu China als auch durch das intensive Studium umfangreicher Literatur.

Markenschutz

Sowohl in Deutschland als auch in China können Marken als geistiges Eigentum geschützt werden. Gemäß Definition des Deutschen Patent- und Markenamtes DPMA fallen unter den Begriff geistiges Eigentum (Intellectual Property – IP) »Eigentumsrechte an Schöpfungen des menschlichen Intellekts« wie beispielsweise Erfindungen oder Software.5 Diese individuellen geistigen Leistungen können durch sog. gewerbliche Schutzrechte geschützt werden, z. B. Erfindungen durch Patente, Kunstwerke und Literatur durch Urheberrechte. Namen für Waren und Dienstleistungen können als Marken geschützt werden. Die seit dem 1. Januar 2022 gültigen Markenrichtlinien der CNIPA6 definieren Marke als »ein Zeichen, das zur Identifizierung und Unterscheidung der Herkunft von Waren oder Dienstleistungen verwendet wird«7. Im chinesischen Zivilgesetzbuch Civil Code of the People’s Republic of China werden Rechte an geistigem Eigentum als ausschließliche Rechte, die den Rechteinhabern gemäß den gesetzlichen Bestim[14]mungen an bestimmten Gegenständen zustehen, bezeichnet.8 Im Gesetz genannt sind u. a. Erfindungen, Designs, Geschäftsgeheimnisse, geografische Herkunftsangaben und Marken.

Manchmal ist noch zu hören, es sei nicht lohnend, in China Marken oder andere Schutzrechte anzumelden, da diese ohnehin nicht durchsetzbar seien. Die Realität sieht anders aus: China hat die Bedeutung von geistigem Eigentum erkannt. Gemäß der 2021 in China veröffentlichten Guidelines for Building a Powerful Intellectual Property Nation sollen die Standards in den nächsten Jahren verbessert und der Schutz von geistigem Eigentum gestärkt werden.9 Bis 2025 soll China klare Ergebnisse in seiner Positionierung als Intellectual Property Rights (IPR) Powerhouse erzielen und bis 2035 sollen chinesische IPR führende Positionen in der Welt einnehmen.10

Der Global Innovation Index (GII) der Weltorganisation für geistiges Eigentum misst jährlich die jüngsten weltweiten Innovationstrends und bewertet die Innovationsökosysteme von (im Jahr 2022 132) Volkswirtschaften.11 2020 stand dort zu lesen: »Die globale Innovationslandschaft verschiebt sich: China, Vietnam, Indien und die Philippinen sind ständig auf dem Vormarsch.«12 2020 lag China noch auf Platz 1413, 2021 ist China um zwei Plätze auf Platz 12 vorgerückt14, inzwischen (2022) liegt China auf Platz 1115. Zum Vergleich: Deutschland lag 2020 auf Platz 916, ist 2021 um einen Platz auf Platz 10 abgestiegen17 und liegt gemäß dem aktuellen GII 2022 auf Platz 818.

In China wurden im Jahr 2017 etwa 5,7 Millionen neue Markenanmeldungen eingereicht; im Jahr 2018 waren es etwa 7,3 Millionen19, 2019 etwa 7,820 und 2020 etwa 9,3 Millionen21. Im Jahr [15]2021 wurden in China etwa 9,4 Millionen neue Marken angemeldet.22 Die Daten können auf der Internetpräsenz der China National Intellectual Property Administration (CNIPA) unter https://english.cnipa.gov.cn/ eingesehen werden. Ende 2021 gab es in China über 37 Millionen eingetragene Marken.23

Im Jahr 2021 kamen 17.697 chinesische Markenanmeldungen von deutschen Anmeldern (883 mehr als 2020). Insgesamt gab es in China Ende 2021 185.628 eingetragene Marken von deutschen Inhabern (6.841 mehr als 2020).24

Zum Vergleich25: Markenanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt DPMA und europäische Unionsmarkenanmeldungen beim Europäischen Amt für geistiges Eigentum EUIPO:

DPMA 2021: 92.317 Anmeldungen (davon 87.631 direkt (davon 2.347 aus China und 675 aus den USA) und 4.686 über Schutzgesuche Internationaler Registrierungen)26EUIPO 2021: 197.898 Anmeldungen (davon 165.922 direkt und 31.976 über das Madrider System, also Schutzgesuche Internationaler Registrierungen)27. Wenn man nicht die Marken unabhängig von ihren Klassen zählt, sondern die eingereichten Klassen, kommt man auf 489.498 eingereichte Klassen.28

Das EUIPO hat also 2021 insgesamt 197.898 Markenanmeldungen erhalten, in Klassen umgerechnet 489.498 Klassen, das chinesische Markenamt CNIPA ca. 9,4 Millionen. Von den ca. 9,4 Millionen bei der CNIPA 2021 eingereichten Marken sind 258.000 aus dem Ausland (also nicht aus China).

Chinesische Anmelder haben 2021 34.377 Anmeldungen zum EUIPO eingereicht – damit ist China das Land, aus dem 2021 die meisten Markenanmeldungen zum EUIPO kamen (Deutschland liegt auf Platz 2 mit 27.571 Markenanmeldungen, USA auf Platz 3 mit 20.105 Markenanmeldungen).

[16]Durch den verstärkten Wettbewerb werden eingetragene Marken immer wertvoller. 2022 waren die drei wertvollsten chinesischen Unternehmen

Tencent (Medien, soziale Netzwerke, Nachrichten),Alibaba.com (Onlinehandel) undMoutai (Alkohol).29

Aufgrund der Vielzahl von bereits existierenden chinesischen Marken und der strikten Prüfungspraxis der zuständigen chinesische Markenbehörde China National Intellectual Property Administration (CNIPA) wird es immer schwieriger, eine Marke in China eingetragen zu bekommen. Wenn die CNIPA einen Konflikt mit einer älteren Marke feststellt, die für identische oder ähnliche Waren/Dienstleistungen angemeldet oder eingetragen ist, weist sie die jüngere Markenanmeldung ganz oder teilweise zurück. Um die erworbenen Markenrechte später gegenüber jüngeren Dritten (siehe 4) durchsetzen zu können, müssen Sie bereits vor der Anmeldung und während des laufenden Eintragungsprozesses einer Marke wesentliche Aspekte beachten; ebenso während der Laufzeit der Marke und im Falle eines Konfliktes.

Dieser Leitfaden soll Ihnen und Ihrem Unternehmen dabei helfen, von Anfang an die Weichen richtig zu stellen, sodass Probleme gar nicht erst entstehen oder jedenfalls schnell und effizient gelöst werden. Sie können viele Probleme im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes – einschließlich des Markenrechts – von vornherein dadurch vermeiden, dass Sie die richtigen Rechte (z. B. Marken, Copyrights, Designs) zum richtigen Zeitpunkt – in der Regel so frühzeitig wie möglich – anmelden. Beachten Sie, dass bei Patenten und Designs Neuheit ein Erfordernis ist.30 Außerdem sollten Sie die richtigen Verträge durchsetzbar abschließen. Aufwand und Kosten, die für diese Tätigkeiten entstehen, zahlen sich in der Regel um ein Vielfaches aus.

Aus dem Bericht des Europäischen Patentamts und des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO »Rechte des geistigen Eigentums und Unternehmensleistung in der EU« vom Februar 202131 ergibt sich Folgendes: Wenn man »die Auswirkungen der Inhaberschaft von Rechten des geistigen Eigentums von anderen Faktoren wie der Größe eines Unternehmens oder den Ländern und Wirtschaftszweigen, in denen es tätig ist,« trennt, sind die Einnahmen pro Mitarbeiter bei Unternehmen, die Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums sind, um 55 % höher als bei Nicht-Inhabern. Die Ergebnisse der Studie bestätigen also einen »positiven Zusammenhang zwischen der Inhaberschaft von Rechten des geistigen Eigentums und der Wirtschaftsleistung.«32

[17]China in diesem Leitfaden

Als China wird in diesem Leitfaden die Volksrepublik China (PRC) ohne Hongkong und Macau bezeichnet, da Letztere ihre eigenen markenrechtlichen Regelungen und Gesetze33 haben. Eine chinesische Marke genießt keinen Schutz in Hongkong und Macau und auch nicht in Taiwan. Umgekehrt genießen Marken in Hongkong, Macau und Taiwan auch keinen Schutz in der Volksrepublik China. Dies sollte auch bei der Vertragsgestaltung beachtet und dafür Sorge getragen werden, dass zwischen den Vertragsparteien Einigkeit besteht, welche Gebiete gemeint sind, wenn von »China« die Rede ist.

Aufbau des Leitfadens

Dieser Leitfaden ist so aufgebaut, dass er Sie nach Kapitel 1 »Das Wichtigste in Kürze« chronologisch begleitet von den ersten Gedanken über die Anmeldung der Marke, das Überstehen eines etwaigen Widerspruchsverfahrens und die Eintragung (Kapitel 2) und Ihnen dann in Kapitel 3 erläutert, was Sie tun müssen, um Ihre Marke dauerhaft aufrechtzuerhalten. In Kapitel 4 wird dargestellt, was Sie tun können, wenn Sie bereits Markeninhaber sind und Ihre eigenen Markenrechte verletzt werden, Sie Ihre Marke also durchsetzen müssen. Hier drehen wir den Spieß sozusagen um: Sie erfahren nun, was Sie als Inhaber der älteren Marke tun können, um Dritte davon abzuhalten, Marken eingetragen zu bekommen, die mit Ihrer Marke identisch oder ähnlich sind, bzw. solche Marken zu benutzen, d. h. wie Sie verhindern, dass Dritte Ihre Rechte verletzen. Anders ausgedrückt: In den Kapiteln 2 und 3 begleitet dieser Leitfaden Sie als den Jüngeren, den Markenanmelder und später -inhaber, der seine Rechte erst einmal bekommen und anschließend behalten möchte. In Kapitel 4 begleitet dieser Leitfaden Sie als den Älteren, der bereits Markenrechte hat und diese jetzt gegen jüngere Dritte und eine mögliche Rechtsverletzung verteidigt.

Das kann ggf. verwirrend sein, da viele Aspekte in diesem Leitfaden deshalb aus zwei Perspektiven beleuchtet werden. Wir wechseln immer wieder die Position und damit auch die Perspektive. Um schon hier deutlich zu machen, was damit gemeint ist, nehmen wir als Beispiel das Widerspruchsverfahren: In Kapitel 2 beleuchten wir das Widerspruchsverfahren aus der Sicht des Anmelders, der seine Marke eingetragen bekommen möchte und mit einem eventuellen Widerspruch eines Dritten umgehen muss, um sein Ziel (die Markeneintragung) zu erreichen; hier geht es also darum, wie Sie sich als Markenanmelder gegen einen Widerspruch verteidigen. In Kapitel 4 dagegen beleuchten wir dasselbe Verfahren, nämlich das Widerspruchsverfahren, aus der Sicht des Markeninhabers, der einen Widerspruch gegen eine jüngere Markenanmeldung in Erwägung zieht und ggf. auch erhebt. Hier geht es also darum, wie Sie einen Widerspruch erheben, um die Eintragung einer jüngeren Marke zu verhindern. Folglich finden Sie in dem Leitfaden für jede Situation die richtigen Lösungen.

[18]Hinsichtlich mancher Verfahren wechseln wir auch mehrmals die Positionen und Perspektiven, z. B. im Zusammenhang mit dem Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung: In Kapitel 2 geht es darum, den Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung einzusetzen, um damit Blockaden, die der Eintragung Ihrer eigenen Marke entgegenstehen, zu beseitigen. In Kapitel 3 geht es darum, Ihre Marke so zu benutzen und dies auch nachweisen zu können, dass Sie einen Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung gegen Ihre Marke verhindern und, sollte er dennoch gestellt werden, leicht abwehren können. In Kapitel 4 wiederum geht es darum, einen Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung zur Verteidigung Ihrer existierenden und aufrechterhaltenen Markenrechte einzusetzen.

Die Kapitel 5 und 6 behandeln die formalen Aspekte: In Kapitel 5 geht es um Kosten, in Kapitel 6 um Verfahrensdauer und Fristen. Kapitel 7 enthält Hinweise zu verwandten Bereichen, die im Zusammenhang mit dem Markenrecht eine Rolle spielen können: zu Verträgen, Domains, Copyrights, Designs und dem Wettbewerbsrecht. Kapitel 8 gibt wichtige Tipps für die Praxis und Kapitel 9 erzählt die fiktive Geschichte einer chinesischen Marke.

Da ich sehr viel mit Online-Medien gearbeitet habe und deshalb auch hauptsächlich Online-Quellen zitiere, ist es möglich, dass sich diese nach Veröffentlichung des Buches ändern und einige Links eventuell nicht mehr funktionieren. Die meisten Online-Zitate geben den Stand von Januar/Februar 2023 wieder.

Hinweis: Im Text wird verallgemeinernd das sog. generische Maskulinum verwendet. Mit diesen Formulierungen sollen alle Personen und Geschlechter gleichberechtigt angesprochen werden.

Sollte mir trotz aller Bemühungen irgendwo ein kleiner Fehler unterlaufen sein, bitte ich um Verständnis und Nachsicht.

Sonja Schäffler, März 2023

1 Trademark Law of the People’s Republic of China, https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/19559

2https://www.deepl.com/translator#de/en/Bildmarke (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

3https://www.deepl.com/translator#de/en/L%C3%B6schungsantrag%20wegen%20Nichtbenutzung (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

4 Rocafort, Fred, Beware of China Lawyers, https://harrisbricken.com/chinalawblog/beware-of-china-lawyers/ (zuletzt abgerufen am 16. Januar 2023)

5https://www.dpma.de/service/kmu/geistiges_eigentum/index.html (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

6 Chinese Trademark Examination Guidelines, Volume B, Substantial Examination on Trademarks (im Folgenden: Markenrichtlinien); hier wurde die englische Übersetzung von Haoyu Feng, Haiyu Li, Jia Li, Zhangqing Tang, Wen Peng, Jiao Ren und Tingxi Huo (Kanzlei Chofn http://en.chofn.com) verwendet. Es handelt sich um eine Übersetzung zum besseren Verständnis der internationalen Leserschaft und nicht um die offizielle Übersetzung der CNIPA. Bei Unstimmigkeiten ist das chinesische Original maßgebend. Angesichts des Umfangs und der Komplexität der Markenrichtlinien können Fehler nicht völlig ausgeschlossen werden.

7 Markenrichtlinien, Kapitel 1, 3.1

8 Art. 123 Zivilgesetzbuch der Volksrepublik China

9 Ling, Jin/Wang, Carol, China IP Updates: September 2021 (Issue 4), https://rouse.com/insights/news/2021/china-ip-updates-september-2021-issue-4 (zuletzt abgerufen am 14. Januar 2023)

10 Mi, Li, From »big« to »powerful«, https://rouse.com/insights/news/2021/from-big-to-powerful-china-s-ambition-to-become-an-intellectual-property-nation-in-15-years (zuletzt abgerufen am 16.1.2023)

11 Global Innovation Index (GII), https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/ (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

12 Global Innovation Index 2020, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

13 Global Innovation Index 2020, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

14 Global Innovation Index 2021, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

15 Global Innovation Index 2022, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

16 Global Innovation Index 2020, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020.pdf (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

17 Global Innovation Index 2021, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2021.pdf (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

18 Global Innovation Index 2022, https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

19 2018 CNIPA Annual Report, https://english.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=143069&colID=2076 (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

20 2019 CNIPA Annual Report/Appendix, https://english.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=152468&colID=2159 (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

21 2020 CNIPA Annual Report/Appendix, https://english.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=160354&colID=2630 (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

22 CNIPA Annual Report 2021, https://english.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=176470&colID=2936 (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

23 CNIPA Annual Report 2021, https://english.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=176470&colID=2936 (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

24 CNIPA Annual Report 2021/Appendix, https://english.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=176477&colID=2936 (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

25 Beim Vergleich der Anzahl von Marken und Markenanmeldungen ist zu berücksichtigen, dass die chinesischen Marken und Markenanmeldungen nach Klassen gezählt werden, d. h. eine Markenanmeldung bzw. Marke bedeutet Anmeldung/Schutz in einer Klasse. Wenn also dieselbe Marke in 10 Klassen angemeldet wird, zählt das in China als 10 Markenanmeldungen. Wenn man Markenanmeldungen vergleicht, ist daher immer zu fragen, ob die Anmeldung in jeder Klasse als eigene Marke zählt, oder ob die Marken als solche unabhängig von den Klassen gezählt werden.

26 Deutsches Patent- und Markenamt, Jahresbericht 2021, https://www.dpma.de/digitaler_jahresbericht/2021/jb21_de/marken.html (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023); die Zahlen sind unabhängig von den Klassen, d. h., egal ob eine Anmeldung eine, 7 oder alle 45 Klassen beansprucht, es wird immer als eine Anmeldung gezählt.

27 Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum EUIPO, Konsolidierter Jährlicher Tätigkeitsbericht 2021, S. 4, 5 https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/annual_report/annual_activity_report_2021_de.pdf (zuletzt abgerufen am 27. Januar 2023)

28 Ebd., Anhang A – Leistungsdaten

29 INTERNET WORLD, BrandZ-Ranking vom 29. September 2022, https://www.internetworld.de/plattformen/10-wertvollsten-marken-china-2798716.html?ganzseitig=1 (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

30 Baggs, Simon, Design Patents in China: a warning to register early, https://www.wiggin.co.uk/insight/design-patents-in-china-a-warning-to-register-early/ (zuletzt abgerufen am 11. Januar 2023)

31https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/IPContributionStudy/IPR_firm_performance_in_EU/exec/2021_IP_Rights_and_firm_performance_in_the_EU_exec_de.pdf

32 Ebd. S. 7

33 Hong Kong (China) Trade Marks Ordinance, https://wipolex.wipo.int/es/text/451035 (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023); Macao, China, Industrial Property Code, https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/3057 (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

[19]1Das Wichtigste in Kürze

1.1Das chinesische Markenrecht im Schnelldurchgang

Auf den folgenden Seiten bekommen Sie im Schnelldurchgang einen Überblick über die wichtigsten Aspekte im Zusammenhang mit dem chinesischen Markenrecht. Damit haben Sie schon eine sehr gute Basis.

Im März 2018 hat China eine umfassende Reform der mit geistigem Eigentum befassten Administrativorgane eingeleitet. Marken, Patente – zu denen nach chinesischem Recht auch Designs gehören (Designpatente) – und geografische Herkunftsangaben liegen jetzt alle im Verantwortungsbereich der China National Intellectual Property Administration (CNIPA) (früher State Intellectual Property Office (SIPO)) unter der State Administration for Market Regulation (SAMR). In der SAMR sind die früheren Administrations for Industry and Commerce (AICs) aufgegangen. Sie ist eine sehr wichtige Marktregulierungs- und Durchsetzungsbehörde. CNIPA und SAMR sind nun im administrativen Bereich verantwortlich für die Erteilung, Verwaltung und Durchsetzung von Patenten, Marken und geografischen Herkunftsangaben. Das China Trademark Office (CTMO) und das Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) existieren nicht mehr als separate Behörden, sondern wurden zusammengeführt in die CNIPA.34 Neuerdings soll die CNIPA aber direkt unter das State Council fallen.35Diese Begrifflichkeiten werden in englischsprachigen Texten nicht immer einheitlich verwendet. Meistens wird das frühere CTMO als China Trademark Office der CNIPA und das frühere TRAB als Trademark Review and Adjudication Department (TRAD) der CNIPA bezeichnet. Wenn es nicht konkret um die einzelnen Abteilungen und Instanzen innerhalb der CNIPA geht, werden meistens die Begriffe China National Intellectual Property Administration und CNIPA verwendet. Im vorliegenden Leitfaden wird diese Praxis übernommen.Das wichtigste Gesetz im Zusammenhang mit dem chinesischen Markenrecht ist das Markengesetz Trademark Law of the People’s Republic of China.36 Am 23. April 2019 hat der Ständige Ausschuss des nationalen Volkskongresses (Standing Committee of the National People’s Congress – NPC) Änderungen zum chinesischen Markenrecht erlassen, die am 1. November 2019 in Kraft getreten sind.37 Sie sollen den Umgang mit bösgläubigen Markenanmeldungen und -eintragungen regeln und den Schadensersatz für Markenverletzungen erhöhen. Außerdem wurden auch den Markenagenturen strengere Pflichten auferlegt. Ebenfalls sehr wichtig sind die Durchführungsbestimmungen Regulations for the Implementation of [20]the Trademark Law of the People’s Republic of China38. Des Weiteren gibt es von der SAMR die im Oktober 2019 erlassenen Vorschriften zur Standardisierung von Markenanmeldungen Several Provisions on Regulating Trademark Application and Registration Behavior zur Umsetzung der gesetzlichen Änderungen.39 Diese gelten seit dem 1. Dezember 2019. Die Vorschriften regeln u. a., welche Faktoren die prüfende Behörde CNIPA in die Beurteilung, ob Marken bösgläubig ohne Benutzungsabsicht angemeldet wurden, einfließen lassen soll. Seit dem 1. Januar 2022 gelten auch die neuen Markenrichtlinien der CNIPA (im Folgenden: »Markenrichtlinien«). Für den vorliegenden Leitfaden wurde mit der englischen Übersetzung der Anwälte Haoyu Feng, Haiyu Li, Jia Li, Zhangqing Tang, Wen Peng, Jiao Ren und Tingxi Huo der Kanzlei Chofn IP gearbeitet.40Eine chinesische Marke gewährt keinen Markenschutz in Hongkong und Macau und auch nicht in Taiwan. Wenn Sie dort Markenschutz wünschen, können Sie die Marken dort national anmelden.Melden Sie Ihre Marken (und anderen IP-Rechte) in China an, bevor Sie dort irgendeine andere Handlung vornehmen, z. B. Verhandlungen führen. Klären Sie die richtige Reihenfolge mit Ihren rechtlichen Vertretern ab, da für einige Schutzrechte wie Designs (Designpatente) Neuheit ein Erfordernis ist und eine Vorveröffentlichung beispielsweise als Marke für das Designpatent neuheitsschädlich sein kann.In China entstehen Markenrechte fast ausschließlich durch die registerrechtliche Eintragung bei der CNIPA.Eine Marke anzumelden ist einfach (allerdings brauchen nichtchinesische Anmelder dafür eine chinesische Kanzlei oder Markenagentur) und, wenn es keine Eintragungshindernisse gibt, auch nicht teuer. Fehlender Markenschutz kann dagegen teuer werden.China hat ein »First-to-File«-Markensystem. Das bedeutet, dass in der Regel derjenige, der eine Marke zuerst bei der CNIPA anmeldet, die Marke bekommt. Eine vorherige Benutzung durch Dritte wird dabei nur in wenigen Ausnahmefällen berücksichtigt. Das Gegenteil ist ein »First-to-Use«-Markensystem, wie es z. B. in den USA gilt. In einem »First-to-Use«-Markensystem bekommt derjenige die Marke, der sie zuerst benutzt hat. In Deutschland und in der Europäischen Union gilt grundsätzlich das »First-to-File«-Markensystem, allerdings mit einigen Ausnahmen, die vor allem dem fairen Ausgleich der Interessen aller Beteiligten dienen.Es gibt aber eine Art Vorbenutzungsrecht in China: Ein Markeninhaber hat nicht das Recht, einem Dritten die weitere Benutzung der gleichen oder einer ähnlichen Marke im bisherigen Umfang zu untersagen, wenn der Dritte die Marke schon vor Anmeldung und Benutzung der Marke des Markeninhabers benutzt hat und wenn diese Marke bereits vor Anmeldung und [21]Benutzung der Marke des Markeninhabers einen gewissen Einfluss erworben hat.41 Der Inhaber der eingetragenen Marke kann in diesem Fall allerdings verlangen, dass der Dritte seiner Marke einen unterscheidungskräftigen Zusatz beifügt. Einfacher ausgedrückt: Wer eine Marke eintragen lässt, kann jemandem, der diese oder eine ähnliche Marke bereits vorher ohne Eintragung benutzt hat, diese Benutzung nicht verbieten, wenn die Marke durch die Vorbenutzung schon einen gewissen Einfluss bei den chinesischen Verkehrskreisen erworben hat. In einem solchen Fall kann der Inhaber der eingetragenen Marke aber vom Vorbenutzer verlangen, seiner benutzten Version einen Zusatz beizufügen, sodass es nicht zu Verwechslungen kommt.Als Marken können Zeichen geschützt werden, die geeignet sind, Waren und/oder Dienstleistungen einer natürlichen oder juristischen Person oder einer sonstigen Organisation von denen anderer zu unterscheiden. Als Marken können grundsätzlich nicht nur Wörter in chinesischen Schriftzeichen und/oder in lateinischen Buchstaben sowie Bilder, sondern auch Buchstaben, Zahlen, dreidimensionale Gestaltungen, Farbkombinationen, Klänge sowie Kombinationen davon eingetragen werden, sofern sie unterscheidungskräftig sind.Melden Sie Ihre Marke auch in chinesischen Schriftzeichen an.Melden Sie Ihre Marke ggf. auch in Pinyin (offizielle phonetische Umschrift des Hochchinesischen auf der Basis des lateinischen Alphabets) an – in welchen Fällen dies empfehlenswert ist, sollten Sie im Einzelfall mit Ihren markenrechtlichen Vertretern besprechen.Melden Sie Ihre Marke nicht nur für die Waren und Dienstleistungen an, für die Sie sie tatsächlich benutzen, sondern auch für die Waren und Dienstleistungen, für die eine Benutzung in absehbarer Zeit beabsichtigt ist, und auch für Waren und Dienstleistungen, für die Sie eine Benutzung zwar nicht beabsichtigen, die Sie aber auch nicht von Dritten mit Ihrer Marke gekennzeichnet sehen möchten (Defensivmarken). Besprechen Sie mit Ihren markenrechtlichen Vertretern in jedem Einzelfall, ob die von Ihnen geplanten Marken von der CNIPA voraussichtlich als Defensivmarken akzeptiert werden und damit nicht als bösgläubige Anmeldungen ohne Benutzungsabsicht angesehen werden.Bekannte Marken können auch ohne Eintragung Schutz in China genießen. Der Schutz bezieht sich dann aber ausschließlich auf identische und ähnliche Waren/Dienstleistungen.Es gibt mehrere Definitionen für »bekannte Marke« (siehe 3.4); in den aktuellen Markenrichtlinien steht: »Eine bekannte Marke ist eine Marke, die den maßgeblichen Verkehrskreisen in China bekannt ist.« Bekannte Marken genießen einen umfangreicheren Schutz als normale, nicht bekannte Marken.Es gibt keine klaren gesetzlichen Vorgaben, ob Parallelimporte in China zulässig sind oder nicht. Unter Parallelimporten versteht man Waren, die zwar mit Zustimmung der Rechteinhaber hergestellt wurden, die also keine Fälschungen sind, die aber auf nicht von den Rechteinhabern autorisierten Vertriebswegen in Märkte gebracht werden, für die sie von [22]den Rechteinhabern nicht gedacht waren. Die wohl vorherrschende Rechtsprechung in China geht davon aus, dass Parallelimporte nicht grundsätzlich rechtsverletzend sind, dass aber jeder Einzelfall daraufhin überprüft werden muss, ob Gründe für eine Unzulässigkeit vorliegen, zum Beispiel, wenn die Waren verändert wurden.42Eine eingetragene Marke, die für drei aufeinanderfolgende Jahre ohne rechtfertigende Gründe nicht rechtserhaltend benutzt wird, kann auf Antrag Dritter gelöscht werden. Das heißt, drei Jahre nach ihrer Eintragung kann jederzeit ein Antrag auf Löschung einer Marke wegen Nichtbenutzung gestellt werden. In diesem Fall muss ihre rechtserhaltende Benutzung für die Vergangenheit nachgewiesen werden.Es gibt die Möglichkeit der Beschwerde gegenüber der CNIPA über bösgläubige Markenanmelder. Dabei handelt es sich um ein informelles Prozedere: Rechteinhaber identifizieren bösgläubige Anmelder gegenüber der CNIPA, indem sie Informationen und Unterlagen über einen bestimmten Anmelder vorbringen, z. B. hinsichtlich der Art und Menge der von diesem Anmelder bereits eingereichten Anmeldungen. Kommt die CNIPA nach Prüfung der Informationen und Unterlagen zu dem Schluss, dass es sich tatsächlich um einen bösgläubigen Anmelder handelt, wird dieser auf die schwarze Liste der CNIPA gesetzt. Dann erscheint für die Prüfer der CNIPA jedes Mal, wenn sie einen Fall bearbeiten, an dem dieser Anmelder beteiligt ist, eine Warnmeldung.43 Das Ziel ist, die CNIPA damit auf bestimmte Anmelder aufmerksam zu machen, sodass deren Marken intensiver auf Bösgläubigkeit geprüft und in diesem Fall von Amts wegen zurückgewiesen werden, sodass die Anstrengung weiterer Verfahren überflüssig wird.Melden Sie auch Ihr anderes geistiges Eigentum (IP) wie Patente, Designs (die in China zu den Patenten gehören), Gebrauchsmuster und Copyrights an, bevor Sie in China irgendeine andere Handlung vornehmen, wie z. B. Verhandlungen führen. Bei einigen IP-Rechten ist (anders als bei Marken) Neuheit ein Erfordernis für die Gültigkeit, auch wenn die Neuheit nicht in jedem Fall vor der Eintragung von Amts wegen geprüft wird. In der Anmeldestrategie sollte dies berücksichtigt werden.[23]• Melden Sie auch die Ihrer Marke entsprechenden Domains an.Die National Copyright Administration of the People’s Republic of China (NCAC)44 und das Copyright Protection Center of China (CPCC)45 sind zuständig für die Erteilung und Verwaltung von Copyrights.Auch wenn Sie Ihre Produkte in China ausschließlich herstellen lassen, dort aber nicht verkaufen, sollten Sie Ihre Marken, Designs, Copyrights etc. dort anmelden.Allein die Herstellung und markenmäßige Kennzeichnung von Waren in China, die ausschließlich für den Export aus China bestimmt sind, kann eine rechtsverletzende Benutzungshandlung darstellen. Falls jemand die Marke, mit der Sie Ihre Produkte in China kennzeichnen, für die gleichen oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen hat, kann er Sie – soweit das Risiko von Verwechslungen besteht – auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Sie haben dann ggf. kein Recht, Ihre Waren mit dieser Marke in China herstellen bzw. labeln zu lassen und zu exportieren. Es besteht auch das Risiko, dass der registerrechtliche Inhaber Ihrer Marke in China dafür sorgt, dass Ihre damit gekennzeichneten Waren beim Export an der Grenze aufgehalten werden.Da ein großer Teil der gefälschten Produkte, die in die EU gelangen, aus China stammt, können Sie hier wirkungsvoll ansetzen, indem Sie Ihre chinesischen Marken und anderen chinesischen Schutzrechte wie Copyrights und Designpatente beim chinesischen Zoll hinterlegen. Der chinesische Zoll prüft nämlich nicht nur Importe auf Rechtsverletzungen, sondern auch Exporte, sodass diese ggf. vom Zoll an der Grenze vor dem Export gestoppt werden können und gar nicht erst in die EU und andere Märkte gelangen.Führen Sie die notwendige Unternehmensprüfung – Due Diligence – durch, bevor Sie mit einem Unternehmen Verträge abschließen, anderweitige Verpflichtungen eingehen oder diesem Unternehmen etwas offenbaren. Durch Due Diligence können Sie Ihre Risiken im geschäftlichen Verkehr reduzieren und sich wichtige Informationen für Ihre Entscheidungsfindung beschaffen. Beachten Sie, dass gemäß einem »Merkblatt über Rechtsverfolgung und Rechtsdurchsetzung in Zivil- und Handelssachen« der Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland in der Volksrepublik China die Möglichkeiten von Unternehmen, durch eigene Recherchen relevante Informationen über ihre Geschäftspartner zu sammeln, eingeschränkt sein können.46 Diskutieren Sie diese Themen mit Ihren markenrechtlichen Vertretern.47[24] Verträge, die Sie mit Ihren chinesischen Partnern abschließen, sollten im Regelfall chinesischem Recht entsprechen und in China durchsetzbar sein; natürlich kann im Einzelfall auch eine andere Vertragsgestaltung sinnvoll sein (siehe 7.1).Die chinesischen Behörden arbeiten an umfassenden Änderungen des chinesischen Markengesetzes. Bis Ende Februar 2023 war der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben worden, zu dem Entwurf mit den bisher erarbeiteten Vorschlägen Stellung zu nehmen (siehe Ausblick).

1.2Zu vermeidende Fallen

FALLE 1

Sie melden Ihre Marken zu spät an.

Es ist wichtig, dass Sie Ihre Marken rechtzeitig anmelden. Rechtzeitig ist, bevor Sie überhaupt mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung herauskommen. Rechtzeitig ist, bevor Sie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung bewerben und bevor Sie mit Außenwirkung darüber sprechen. Rechtzeitig ist, bevor die Medien Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung und dessen/deren Namen erwähnen. Rechtzeitig ist, bevor Sie bzw. zur gleichen Zeit, wie Sie Ihre Marken in anderen Ländern anmelden. Rechtzeitig ist, bevor Dritte auf die Idee kommen können, dass Sie planen, den Namen Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung in China anzumelden und zu benutzen.

Eine zu späte Anmeldung Ihrer Marken, auch Ihrer Marken in chinesischen Schriftzeichen, erhöht das Risiko, dass Dritte sich diese Rechte – die aus Ihren Ideen entstanden sind – aneignen, indem sie die Namen für Ihre Produkte oder Dienstleistungen, die Ergebnisse Ihrer Kreativität, selbst als Marken anmelden. Dies geschieht dann nicht im lauteren Sinne des Markenrechts, um damit rechtmäßig eigene Marktanteile zu erwerben oder zu erhöhen, sondern es geschieht, um Sie zu blockieren und daran zu verdienen. Diese Marken sollen Ihnen zu hohen Preisen zum Kauf angeboten und, falls Sie dazu nicht bereit sind, benutzt werden, um Sie in Ihrer Geschäftstätigkeit zu behindern. Beispiele für solche oft erfolgreichen Behinderungsversuche sind, dass die Marken beim chinesischen Zoll hinterlegt werden, der dann den Export Ihrer Produkte unterbindet, oder dass Sie auf Unterlassung der Benutzung dieser Marken verklagt werden. Ebenso möglich ist es – besonders wenn Ihre Marken in anderen Ländern bereits eine hohe Aufmerksamkeit erfahren und eine gute Reputation genießen –, dass die Inhaber der im chinesischen Register eingetragenen Marken ihre Produkte dann mit diesen Marken kennzeichnen und vertreiben. Da in China das »First-to-File«-Prinzip herrscht, gilt in aller Regel derjenige als rechtmäßiger Markeninhaber, der die Marke zuerst bei der CNIPA angemeldet und Markenschutz erworben hat. Ausnahmen gibt es, aber selbst wenn Sie am Ende nach mehreren amtlichen Verfahren und/oder Gerichtsverfahren obsiegen, haben Sie trotzdem verloren: Geld, Reputation, Vertrauen und [25]Zeit. Melden Sie daher Ihre Marken in China – auch in chinesischen Schriftzeichen – so früh wie möglich an.

FALLE 2

Sie melden nicht alle Ihrer Schutzrechte (Patente, Marken, auch in chinesischen Schriftzeichen, Designs, Copyrights, Domains) an.

Hier gilt dasselbe wie bei Falle 1, nur dass es neben den Marken auch andere Schutzrechte betrifft. Jedes Schutzrecht, ob Marke, Patent (auch Designpatent), Copyright oder Domain, hat seine eigene Berechtigung und seinen eigenen Anwendungsbereich. Je mehr Ihrer Schutzrechte eingetragen sind und nachweisbar Schutz in China genießen, umso flexibler sind Sie, umso stärker ist Ihre Position, umso leichter können Sie Angriffe Dritter abwehren und umso leichter können Sie Ihre Rechte durchsetzen. So gelten Marken z. B. ausschließlich im Zusammenhang mit den geschützten Waren und Dienstleistungen. Sie sind aber unbegrenzt immer wieder für weitere zehn Jahre verlängerbar. Copyrights dagegen sind nicht an bestimmte Waren/Dienstleistungen gebunden, sind aber zeitlich beschränkt. Marken werden von der CNIPA im Eintragungsverfahren umfassend formal und substanziell geprüft und durchlaufen einen Prozess des sog. Widerspruchsverfahrens. Das heißt, vor ihrer Eintragung werden Marken umfassend auf formale, absolute und relative Eintragungshindernisse geprüft und sie werden veröffentlicht, sodass Dritte Einwände – Widerspruch – dagegen erheben können. Designpatente und Copyrights dagegen durchlaufen vor ihrer Eintragung keine substanzielle Prüfung und es gibt auch kein Widerspruchsverfahren. So ist es zwar einfacher, sie eintragen zu lassen, sie sind aber anfälliger für spätere Angriffe.

Einige Rechte wie z. B. Designs – die in China zu den Patenten gehören, also Designpatente sind – können ihre Schutzfähigkeit verlieren, wenn sie vor Anmeldung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, denn Neuheit ist die Voraussetzung für den Schutz. Wenn Sie den gleichen Inhalt sowohl als Marke als auch als Design schützen möchten, kann es sinnvoll sein, das Designpatent zeitlich vor der Marke anzumelden. Dies sollten Sie mit Ihren Rechtsberatern abstimmen.

FALLE 3

Es erfolgt kein oder kein ausreichendes Monitoring des Marktumfelds.

Um rechtzeitig gegen Dritte vorgehen zu können, die Ihre Rechte verletzen, müssen Sie diese Verletzer so früh wie möglich identifizieren. Rechtzeitig bedeutet zum einen, dass keine Fristen versäumt werden, z. B. die dreimonatige Widerspruchsfrist oder die fünfjährige Frist für die Stellung von Nichtigkeitsanträgen (gilt im Wesentlichen für Nichtigkeitsanträge basierend auf relativen Gründen). Zum anderen bedeutet rechtzeitig, dass sich der Rechtsverletzer noch keinen umfangreichen Besitzstand aufbauen konnte, denn für Sie wird es immer schwieriger, unrechtmäßig erworbene Rechte anderer zu entfernen, je länger diese bereits existieren und je umfangreicher sie sind.

[26]Deshalb ist es unerlässlich, eine ausreichende Überwachung des Marktumfelds vorzunehmen. Welche Strategie hier für Sie die richtige ist, sollten Sie am besten mit Ihren markenrechtlichen Vertretern besprechen. Üblicherweise gehört dazu mindestens die Marken- und Domainüberwachung, d. h. die Einrichtung einer Überwachung, ob Dritte ähnliche oder sogar identische Marken oder Domains anmelden. Darüber hinaus können auch bestimmte Anmelder überwacht werden und es sollten regelmäßige Online-Recherchen durchgeführt werden.48

1.3Die 10 häufigsten Irrtümer zum chinesischen Markenrecht und ihre Richtigstellung

IRRTUM 1

Das chinesische Markenrecht gewährt wie das deutsche und das europäische Unionsmarkenrecht ausschließlich ein negatives Abwehrrecht.

Realität

Nach wohl herrschender Meinung ist das Recht an einer deutschen Marke und einer europäischen Unionsmarke ausschließlich ein negatives Abwehrrecht in dem Sinne, dass es dem Markeninhaber Unterlassungs- und Verbietungsrechte gewährt. Der Markeninhaber kann also Dritten die Benutzung des gleichen oder eines ähnlichen Zeichens für die gleichen oder ähnliche Waren und Dienstleistungen verbieten. So enthält z. B. Art. 9 Abs. 2 UMV49 Folgendes: »Der Inhaber … hat … das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, wenn …« Nach chinesischem Markenrecht gewährt die Marke ihrem Inhaber dagegen ein positives Benutzungsrecht. So lautet Art. 3 Abs. 1 S. 2 Chinesisches Markengesetz: »Der Inhaber einer eingetragenen Marke genießt das exklusive Recht, die Marke zu benutzen, und dies ist gesetzlich geschützt.«50 Dies hat umfangreiche Auswirkungen, insbesondere muss der Inhaber einer älteren chinesischen Marke, der der Auffassung ist, dass eine jüngere eingetragene chinesische Marke seine Rechte verletzt, in vielen Fällen zunächst im Rahmen eines administrativen Verfahrens die Nichtigerklärung dieser jüngeren Marke erwirken, bevor er die Unterlassung ihrer Benutzung durchsetzen kann.51

[27]IRRTUM 2

Chinesische Anwälte und Markenagenturen unterliegen den gleichen Verpflichtungen im Hinblick auf Verschwiegenheit und Vertraulichkeit wie deutsche Anwälte.

Realität

Zwar haben chinesische Anwälte und Markenagenten auch Verpflichtungen im Hinblick auf Vertraulichkeit gegenüber ihren Mandanten, insbesondere dürfen sie nicht beide Seiten im selben Konflikt vertreten. Allerdings unterscheiden sich die Vertraulichkeitsverpflichtungen in wesentlicher Hinsicht von denen deutscher Anwälte.52 So gilt für Rechtsanwälte in Deutschland eine strikte Verschwiegenheitspflicht. Das Gesetz sieht hier vor: »Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Diese Pflicht bezieht sich auf alles, was ihm in Ausübung seines Berufes bekanntgeworden ist. Dies gilt nicht für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.«53 Ausnahmen von der Verschwiegenheitspflicht gibt es zwar, aber sie sind klar geregelt und eng begrenzt und liegen vor allem dann vor, wenn der Mandant den Anwalt von der Verschwiegenheitspflicht entbindet oder es um die Verhinderung einer Straftat geht.54

Auch für chinesische Anwälte gilt eine Verschwiegenheitspflicht, die aber durch die »Ausnahmeregelung zum ›Schutz der nationalen Sicherheit‹ generalklauselartig eingeschränkt wird«55. Was unter den Begriff der nationalen Sicherheit fällt, kann weit ausgelegt werden – umfasst sind zum Beispiel der Wohlstand der Bevölkerung und allgemein wichtige staatliche Interessen. Das bedeutet, dass chinesische Anwälte sich nicht auf ihre Verschwiegenheitspflichten (und -rechte) berufen können, wenn die Behörden eine Gefahr für die nationale Sicherheit sehen – und der Begriff »nationale Sicherheit« ist sehr pauschal.56

Im Zweifel sollten Sie also eher Vorsicht walten lassen und genau nachfragen.

[28]IRRTUM 3

Bei einer Markenagentur handelt es sich stets um eine Kanzlei, die von Rechtsanwälten geführt wird.

Realität

Markenagenturen sind – regelmäßig vor dem Amt CNIPA zugelassene und dort registrierte – Organisationen, die nicht aus Juristen bestehen müssen. Gemäß den Markenrichtlinien handelt es sich dabei um Anwaltskanzleien und Dienstleistungsagenturen, deren Geschäftsbereich die Vertretung in Markensachen ist.57 Markenagenturen dürfen administrative Handlungen für die von ihnen Vertretenen vornehmen, insbesondere Markenanmeldungen einreichen sowie Widerspruchs- und Löschungsverfahren führen, und kümmern sich um Markenverlängerungen und -übertragungen. Eine Markenagentur kann für sich alleine stehen oder in eine Kanzlei integriert sein. Mit den Änderungen zum chinesischen Markengesetz im Jahr 2019 wurden den Markensagenturen strengere Regelungen im Hinblick auf ihr Verhalten auferlegt. So darf eine Markenagentur beispielsweise keinen Auftrag für eine neue Markenanmeldung annehmen, wenn sie weiß oder wissen sollte, dass diese neue Markenanmeldung bösgläubig wäre. Markenagenturen dürfen für sich selbst ausschließlich Marken für ihre Vertretungsdienstleistungen anmelden.58

IRRTUM 4

Durch die Eintragung einer Marke in lateinischen Buchstaben ist die Marke stets auch in chinesischen Schriftzeichen und in Pinyin geschützt, bzw. von der Eintragung der Marke in lateinischen Buchstaben sind die chinesischen Schriftzeichen und Pinyin stets mit umfasst.

Realität

Die Marke ist so geschützt, wie sie eingetragen wird. Nur dafür gilt grundsätzlich der Schutz. Wenn Sie also eine Marke in lateinischen Buchstaben (z. B. ein englisches Wort) anmelden, ist auch nur die Marke in lateinischen Buchstaben (das englische Wort) geschützt. Allerdings kann es sein, dass eine Ähnlichkeit zwischen einer Marke in lateinischen Buchstaben und einer Marke in chinesischen Schriftzeichen angenommen wird. Dies kann zwar, muss aber nicht notwendigerweise der Fall sein. Die seit dem 1. Januar 2022 geltenden Markenrichtlinien geben vor, dass Markenähnlichkeit in einem solchen Fall angenommen werden kann, wenn die Bedeutung des englischen und des chinesischen Begriffes identisch oder im Wesentlichen identisch ist und die relevanten Verkehrskreise dadurch hinsichtlich der Herkunft der Waren und/oder Dienstleistun[29]gen wahrscheinlich verwirrt werden.59 Dafür müssen die chinesischen Verkehrskreise die Bedeutung des englischen Wortes verstehen. Als Beispiel für Ähnlichkeit wird u. a. angegeben »Victory« und die chinesischen Schriftzeichen für »Victory Brand«.60 Wenn es sich aber um nichtchinesische, z. B. englische Begriffe handelt, deren Bedeutung den chinesischen Verkehrskreisen nicht bekannt ist, und keine Verwechslungen zu befürchten sind, werden die Begriffe auch nicht als ähnlich betrachtet.61 Als Beispiel führen die Markenrichtlinien an, dass keine Ähnlichkeit angenommen wird zwischen dem Wort »bruin« (einem englischen umgangssprachlichen Ausdruck für Braunbär62) und den chinesischen Schriftzeichen für »Bär«.63 Der Grund ist, dass die chinesischen Verkehrskreise zwar wohl das englische Wort »victory« kennen, aber nicht den englischen Ausdruck »bruin«. Insgesamt sind die Regeln hier kompliziert und schwierig einzuordnen – weder können Sie sich darauf verlassen, dass die Version in chinesischen Schriftzeichen immer als ähnlich angesehen wird zu der Version in lateinischen Buchstaben, noch dass das nie der Fall ist. Die Eintragung einer Marke in lateinischen Buchstaben kann Dritte tatsächlich häufig nicht daran hindern, ein oder mehrere Äquivalente in chinesischen Schriftzeichen oder in Pinyin eingetragen zu bekommen und zu benutzen. Andererseits können Sie trotzdem mit einer Marke in lateinischen Buchstaben die Rechte an einer Marke in chinesischen Schriftzeichen verletzen. Hier kommt es sehr auf den Einzelfall an und frühzeitige Recherchen und ggf. Markenanmeldungen – in Abstimmung mit Ihren markenrechtlichen Vertretern – können hilfreich sein.

IRRTUM 5

Auch in China gibt es Gewaltenteilung und chinesische Gerichte urteilen ausschließlich nach rechtlichen Gesichtspunkten.

Realität

Chinesische Gerichte können bei ihren Entscheidungen sowohl rechtliche als auch soziale und politische Gesichtspunkte berücksichtigen.

[30]IRRTUM 6

Zustimmungserklärungen – also Erklärungen von Inhabern älterer Marken, dass sie der Eintragung und Benutzung jüngerer ähnlicher Marken zustimmen – werden von der CNIPA und von chinesischen Gerichten grundsätzlich akzeptiert.

Realität

Die Situation ist kompliziert. Bis Sommer 2021 wurden Zustimmungserklärungen von den chinesischen Behörden und Gerichten in der Regel akzeptiert, wenn die Marken nicht identisch waren und die Verbraucher durch die Koexistenz zweier ähnlicher Marken für identische oder ähnliche Waren/Dienstleistungen nicht irregeführt wurden. Im September 2021 kam dann die plötzliche Mitteilung, dass das Trademark Review and Adjudication Department (TRAD) der CNIPA ab sofort keine Zustimmungserklärungen in Beschwerdeverfahren mehr akzeptieren würde. Die Gerichte dagegen nehmen noch Zustimmungserklärungen an, bewerten sie aber viel strenger. Momentan scheint darüber diskutiert zu werden, ob das TRAD in Kürze nicht doch wieder Zustimmungserklärungen akzeptieren wird. In der Praxis ist hier derzeit vieles im Fluss: Im Moment – Stand Februar 2023 – werden Zustimmungserklärungen – wenn überhaupt – offenbar nur dann akzeptiert, wenn es offensichtliche Abweichungen zwischen den Marken gibt. Anders als früher genügt es also für die Akzeptanz von Zustimmungserklärungen nicht mehr, dass die Marken nicht identisch und auch nicht hochgradig ähnlich sind, sondern es muss offensichtliche Abweichungen geben. Eine Abweichung in nur einem Buchstaben reicht hierfür wohl kaum aus. Insgesamt sind bei der Vorhersage, ob Zustimmungserklärungen voraussichtlich akzeptiert werden oder nicht, viele Faktoren zu berücksichtigen, z. B., um welche Waren und/oder Dienstleistungen es sich handelt, ob die in Rede stehenden Unternehmen miteinander verbunden sind und wie bekannt die Marken sind. Da es in der Regel sehr aufwendig ist, eine Zustimmungserklärung zu erhalten und die strikten formalen Anforderungen dafür zu erfüllen, sollte für jeden Einzelfall vorab mit einer chinesischen Kanzlei oder Markenagentur geklärt werden, ob es überhaupt zielführend ist, entsprechende Verhandlungen mit dem Markeninhaber aufzunehmen, oder ob nicht eine andere Strategie entwickelt werden muss. Umgekehrt müssen Sie als Markeninhaber nach der neuen strikteren Praxis noch mehr als bisher darauf achten, Ihre eigenen eingetragenen Marken rechtserhaltend zu benutzen und dies jederzeit nachweisen zu können. Denn wenn Zustimmungserklärungen – wie es momentan (Februar 2023) der Fall ist – nicht mehr so leicht akzeptiert werden, ist davon auszugehen, dass es vermehrt Löschungsanträge gegen ältere Marken geben wird. Es besteht für Inhaber chinesischer Marken ein höheres Risiko als bisher, dass ihre Marken mit Löschungsanträgen wegen Nichtbenutzung angegriffen werden. Zum einen fällt also die Möglichkeit von Zustimmungserklärungen nach den neuen Regelungen häufiger weg, zum anderen [31]ist die Prüfung der rechtserhaltenden Benutzung strenger, sodass Löschungsanträge wegen Nichtbenutzung leichter erfolgreich sind.64

IRRTUM 7

Es lohnt sich nicht, Marken und andere Schutzrechte in China eintragen zu lassen, da sie ja doch nicht durchsetzbar sind.

Realität

Es ist für ausländische – also nichtchinesische – Unternehmen in vielen Fällen möglich, ihre Rechte in China auch gegenüber chinesischen Unternehmen und auch gegenüber Counterfeitern und Trademark Squattern durchzusetzen, wenn sie sich an die in China geltenden Regeln halten. Hilfreich ist es dabei, wenn die richtigen Schutzrechte für die richtigen Waren/Dienstleistungen eingetragen und die notwendigen Verträge durchsetzbar abgeschlossen sind.

IRRTUM 8

Wenn Sie Waren in China ausschließlich für den Export herstellen und kennzeichnen lassen (Original Equipment Manufacturing – OEM), brauchen Sie dort keine Markeneintragung.

Realität

Es ist wichtig, die eigene Marke auch dann in China eingetragen zu haben, wenn Sie dort Waren ausschließlich für den Export herstellen und mit Ihrer Marke versehen lassen und diese Waren nicht für den chinesischen Markt bestimmt sind. Anderenfalls riskieren Sie, dass ein Dritter »Ihre« Marke in China eintragen lässt und dann versucht, gegen Sie bzw. den chinesischen Hersteller vorzugehen und z. B. Ihre Waren beim Export vom Zoll aufhalten zu lassen, oder dass er Sie wegen Verletzung seiner Marke verklagt.

[32]IRRTUM 9

Die Wahl der gerichtlichen Zuständigkeit in Verträgen ist nebensächlich.

Realität

Die Wahl der gerichtlichen Zuständigkeit kann entscheidend sein, und zwar nicht nur dafür, ob Sie Ihre Rechte im Ernstfall durchsetzen können, sondern auch schon dafür, ob die andere Partei den Vertrag überhaupt ernst nimmt. Wenn nämlich eine Vertragspartei erkennt, dass ein Vertrag aufgrund schlechter Wahl der gerichtlichen Zuständigkeit nicht oder kaum durchsetzbar ist, könnte sie eher dazu tendieren, sich nicht an die vertraglichen Vereinbarungen zu halten. Dem Aspekt der gerichtlichen Zuständigkeit sollte also besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Es kann häufig eine gute Entscheidung sein, in vertraglichen Vereinbarungen mit chinesischen Partnern die Zuständigkeit chinesischer Gerichte vorzusehen (siehe 7.1)

IRRTUM 10

Wenn Sie keine eigenen chinesischen Marken anmelden und ein Dritter identische oder ähnliche Marken für sich schützen lässt, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass die Marken des Dritten hinsichtlich ihrer Benutzung mit Ihren (in China nicht eingetragenen, aber benutzten) Marken koexistieren.

Realität

Ein Dritter, der die identische Marke oder eine ähnliche Marke für identische/ähnliche Waren/Dienstleistungen eingetragen hat, kann Ihnen die Benutzung Ihrer Marke in China verbieten. Ausnahmen davon gibt es zwar, sie unterliegen aber strikten Regeln und müssen vom Benutzer der Marke außerdem in amtlichen oder gerichtlichen Verfahren geltend gemacht werden, was zeit- und kostenintensiv ist. Darüber hinaus dürfen auch bestimmte Produkte (z. B. Tabakwaren) in China nur unter einer eingetragenen chinesischen Marke vermarktet werden. Es gibt also Waren, die in China nur vermarktet werden dürfen, wenn der Benutzer Inhaber einer eingetragenen Marke ist.

34 Kui, Guan Hua, China Brand Protection – Important Institutional Restructuring, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=02f25337-46bf-4d7b-a680-fa3685761e44 (zuletzt abgerufen am 12. Januar 2023)

35 Van Malenstein, Reinout, IP on stage on the 14th National People's Congress Meeting, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=75745d34-7fa3-4029-b8ce-78ed4fb7c5ac (zuletzt abgerufen am 5. April 2023)

36https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/19559 (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

37 SIPS Simone Intellectual Property Services Asia Ltd, PRC – Trademark Law Amendment Targeting Bad Faith Registration and Infringements, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=577f40db-5db7-4151-8d30-a4f80649e77e (zuletzt abgerufen am 18. Februar 2023)

38 Durchführungsbestimmungen, https://wipolex.wipo.int/en/text/425590 (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

39 Wei, Xiaoping, New Trademark Law enhances trademark protection in China, https://www.managingip.com/article/2a5d0zxo7uj1lvlhs7myo/new-trademark-law-enhances-trademark-protection-in-china (zuletzt abgerufen am 17. Januar 2023)

40 Chinese Trademark Examination Guidelines, Volume B, Substantial Examination on Trademarks, englische Übersetzung von Haoyu Feng, Haiyu Li, Jia Li, Zhangqing Tang, Wen Peng, Jiao Ren und Tingxi Huo (Kanzlei Chofn IP, http://en.chofn.com/) (im Folgenden: Markenrichtlinien). Dies ist keine offizielle Übersetzung der CNIPA. Bei Unstimmigkeiten ist das chinesische Original maßgebend. Angesichts des Umfangs und der Komplexität der Markenrichtlinien können Fehler nicht völlig ausgeschlossen werden.

41 Ranjard, Paul/Huang, Hui/Du, Binbin, SPC clarifies requirements for citing prior use defence in trademark infringement cases, https://www.lexology.com/commentary/intellectual-property/china/wanhuida-intellectual-property/spc-clarifies-requirements-for-citing-prior-use-defence-in-trademark-infringement-cases (zuletzt abgerufen am 16. Januar 2023)

42 Vertiefende Hinweise zum Thema Parallelimporte siehe: Hu, Jennifer, Analysis of Relevant Issues of Trademark infringement in Parallel Imports, https://www.hongfanglaw.com/en/news/analysis-of-relevant-issues-of-trademark-infringement-in-parallel-imports/?_sm_au_=iVV77k087MFRPnqMvMFckK0232C0F (zuletzt abgerufen am 14. Januar 2023); Zhen, Cindy Shu Qi/Su, Jack, Trademark use on signboards by unauthorised retailers, https://www.lexology.com/Commentary/intellectual-property/china/wanhuida-intellectual-property/trademark-use-on-signboards-byunauthorised-retailers (zuletzt abgerufen am 18. Januar 2023); Zhen, Cindy Shu Qi, Stores’ unauthorised use of trademarks on signboards requires clarification, https://www.iam-media.com/article/stores-unauthorised-use-of-trademarks-signboards-requires-clarification (zuletzt abgerufen am 18. Januar 2023); Jiao, Hongbin/ Liu, Yuxin, King and Wood Mallesons’ IP group, First Trademark Infringement and Unfair Competition Case regarding Parallel Import Concluded by Guangzhou IP Court, https://www.chinalawinsight.com/2020/06/articles/intellectual-property/first-trademark-infringement-and-unfair-competition-case-regarding-parallel-import-concluded-by-guangzhou-ip-court/#page=1 (zuletzt abgerufen am 14. Januar 2023); Zhu, Zhigang, Guangzhou IP Court reaffirms legality of parallel imports, https://www.lexology.com/commentary/intellectual-property/china/wanhuida-intellectual-property/guangzhou-ip-court-reaffirms-legality-of-parallel-imports (zuletzt abgerufen am 18. Januar 2023); Liang, Ivy/ Desmonts, Vivian/Rowlands, Jamie, Overview of Parallel Import Issues in China, https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2021/trends-in-judicial-discretion-in-chinese-courts/ (zuletzt abgerufen am 14. Januar 2023)

43 Grossberg, Lesley/Wilcox, Deborah A., Blacklist Complaints: A Novel Tool Against Bad-Faith Trademark Applicants in China, https://www.ipintelligencereport.com/2021/03/18/blacklist-complaints-a-novel-tool-against-bad-faith-trademark-applicants-in-china/ (zuletzt abgerufen am 18. Februar 2023)

44https://en.ncac.gov.cn/copyright/ (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

45www.ccopyright.com/en/ (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

46 Merkblatt über Rechtsverfolgung und Rechtsdurchsetzung in Zivil- und Handelssachen der Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland in der Volksrepublik China von September 2021, https://china.diplo.de/blob/1094452/9bcf1f68b593c185744f408c57d9677a/pdf-merkblatt-rechtsverfolgung-data.pdf (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

47 Vertiefende Informationen zum Thema Due Diligence siehe Gordon, Jeremy, Risky Business in China, A Guide to Due Diligence; McManamny, Patrick/Cowin, Prue, The importance of IP due diligence, https://www.fbrice.com.au/ip-news-insights/the-importance-of-ip-due-diligence (zuletzt abgerufen am 16. Januar 2023); Rocafort, Fred, Foreign Company Due Diligence, https://harrisbricken.com/chinalawblog/foreign-company-due-diligence/ (zuletzt abgerufen am 16. Januar 2023); Harris, Dan, How to Avoid China Factory Scams, https://harrisbricken.com/chinalawblog/how-to-avoid-china-factory-scams/ (zuletzt abgerufen am 14. Januar 2023); Harris, Dan, The Three Keys to Protecting Your IP in China and Internationally, https://harrisbricken.com/chinalawblog/the-three-keys-to-protecting-your-ip-in-china-and-internationally/ (zuletzt abgerufen am 14. Januar 2023); Harris, Dan/Kipfer, Arlo/Rocafort, Fred, Manufacturing in China: Minimising Your Risks by Doing Things Right, https://harrisbricken.com/chinalawblog/manufacturing-in-china-minimizing-your-risks-by-doing-things-right/ (zuletzt abgerufen am 14. Januar 2023)

48 Vertiefende Informationen siehe: Chen, Abraham/Chen, Jacob, How to win the fight against »legitimate« infringers in China?, https://rouse.com/insights/news/2021/how-to-win-the-fight-against-legitimate-infringers-in-china (zuletzt abgerufen am 11. Januar 2023)

49 Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (UMV)

50https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/19559 (zuletzt abgerufen am 13. Februar 2023)

51 Huo, Aimin, The fight against the phenomenon of mass attacks against a targeted or given trademark, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=09530754-0d8d-4bea-9449-d6b3b996067c (zuletzt abgerufen am 14. Januar 2023); Ranjard, Paul, Consequences of trademark invalidation, https://www.lexology.com/commentary/intellectual-property/china/wanhuida-intellectual-property/consequences-of-trademark-invalidation (zuletzt abgerufen am 28. Januar 2023).

52 El-Mohtar, Hannibal, China’s Intellectual Property Courts: A Procedural Overview, https://harrisbricken.com/chinalawblog/chinas-intellectual-property-courts-a-procedural-overview/ (zuletzt abgerufen am 12. Januar 2023); Rocafort, Fred, The Attorney-Client Privilege Really Matters When Doing Business Internationally, Especially in China, https://harrisbricken.com/chinalawblog/the-attorney-client-privilege-really-matters-when-doing-business-internationally-especially-in-china/ (zuletzt abgerufen am 16. Januar 2023)

53 § 43a Abs. 2 S. 1–3 BRAO (Bundesrechtsanwaltsordnung)

54 Hauptmann, Markus, Anwaltliche Verschwiegenheit: Ein rechtsvergleichender Blick, AnwBl Online 2019, S. 337 ff., https://anwaltsblatt.anwaltverein.de/files/anwaltsblatt.de/anwaltsblatt-online/2019-337.pdf (zuletzt abgerufen am 14. Januar 2023)

55 Ebd.

56 Ebd.

57 Markenrichtlinien, Kapitel 13

58 Ebd.

59 Markenrichtlinien, Kapitel 5, 5.1.6.

60 Ebd.

61 Ebd.

62https://en.wikipedia.org/wiki/Bruin (zuletzt abgerufen am 10. Februar 2023)

63 Markenrichtlinien, Kapitel 5, 5.1.6.

64 Vertiefende Informationen zum Thema Zustimmungserklärung siehe: Xiao, Sophia, Current Situation of Trademark Coexistence System and the Application of Coexistence Agreement in the Chinese Trademark Practice, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=0606b023-10f2-4457-bbce-f85ad8d2f103 (zuletzt abgerufen am 18. Januar 2023); Michishita, Rieko, Are Trademark Coexistence Consent Letters Admissible?, https://www.twobirds.com/en/insights/2021/china/are-trademark-coexistence-consent-letters-admissible (zuletzt abgerufen am 16. Januar 2023); Xia, Summer, Coexistence of similar Trademarks: How is it possible?, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=cbedce7c-6f82-42e6-b44b-cac5e2a51a87 (zuletzt abgerufen am 18. Januar 2023)

[33]2Erwerb Ihrer Markenrechte

Am Anfang steht der rechtmäßige Erwerb der Markenrechte. Diese sollen dann so lange und umfassend aufrechterhalten werden können, wie Sie sie brauchen, und müssen, wenn nötig, auch durchgesetzt werden können. Zunächst stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage: Wozu brauchen Sie überhaupt Markenrechte? Können Sie nicht auch ohne Markenrechte im geschäftlichen Verkehr tätig sein?

Die Antwort lautet: Die Anmeldung von Marken dient der Sicherung Ihrer Rechte und der Vermeidung von späteren Auseinandersetzungen. Mit eingetragenen Marken können Sie Dritte daran hindern, Ihre Marken ohne Ihre Erlaubnis zu benutzen. Es verhindert auch, dass Dritte sich die von Ihnen benutzten Marken eintragen lassen und dann gegen die Benutzung durch Sie erfolgreich vorgehen. Wie Spring Chang65 es in einem Interview mit dem WTR World Trademark Review ausdrückte: »Es sollte daran erinnert werden, dass Patente, Marken und andere Formen von geistigem Eigentum Vermögenswerte für Unternehmen sind – das ist der Grund dafür, dass sie ›Eigentum‹ genannt werden.«66 Das folgende Beispiel illustriert das sehr gut.

Der Kampf um die Marke

Die für ihre Luxusschuhe bekannte Manolo Blahnik International Limited wurde 1970 gegründet und der Designer Manolo Blahnik ist nach wie vor als Kreativdirektor und Chairman aktiv.67 In den 1980er-Jahren war das Unternehmen bereits recht erfolgreich und ab 1998 kam der große Hype mit Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker) in der Serie Sex and the City.68 Zu diesem Zeitpunkt war das Unternehmen noch nicht auf dem chinesischen Markt aktiv und hatte auch keine chinesische Marke MANOLO BLAHNIK oder eine Version der Marke in chinesischen Schriftzeichen angemeldet.69